La batalla legal dura ya nueve años, en un intento de la empresa de Amancio Ortega, Inditex, a través de su marca Zara, de posicionarse en la industria alimentaria.
En esta ocasión el Tribunal General Europeo ha anulado la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, en sus siglas en inglés) de rechazar el registro de ZARA para productos del sector de la alimentación por riesgo a que se confundiera con otra italiana.
Por ello, la agencia europea tendrá que reexaminar la solicitud del grupo Inditex.
Para Gabriel Marín, abogado y Agente de la Propiedad Industrial de Clarke, Modet & Cº y coordinador del grupo de expertos que ha llevado este asunto a nivel procesal.
“La Justicia europea ha concluido que la EUIPO no cumplió con la obligación de motivación exigida por la legislación de la Unión Europea para sus decisiones, por lo que deberá adoptar una nueva resolución”.
En concreto, el Tribunal General europeo anula las decisiones de la EUIPO y le pide que examine de nuevo la solicitud, porque cree que su primer análisis y conclusión son «equívocos e imprecisos» y no permiten examinar la legalidad de su resolución.
Tampoco da por buena la motivación. A este Tribunal llegan los recursos que se interponen ante decisiones de la EUIPO, como ha sido este caso. Entre un año y dieciocho meses tarde en decidir sobre este tipo de asuntos.
Este experto señala que no es la primera vez que hay una desautorización de la sala de recursos de la EUIPO por parte del citado Tribunal General Europeo.
En este caso pese al detallado informe de más sesenta folios que presentó la propia EUIPO para excluir la marca ZARA existían lagunas que se han aprovechado para recurrir. Habitualmente la última instancia es el TJUE, que en muchos casos funciona como un tribunal de casación.
Ahora la sala de recursos de la EUIPO analizará aquellos puntos que el Tribunal ha señalado como poco claros “no se pueden presentar nuevas pruebas, se analiza lo que ya se tiene”, explica Marín”.
En este asunto en cuestión, aun hay un plazo de dos meses para recurrir al propio Tribunal General sobre la decisión tomada. “Luego tendrá que realizar el trabajo de nuevo que se le indica. Tampoco creo que la EUIPO, también parte del asunto, recurra”, apunta nuestro interlocutor.
Nueve años de batalla judicial
El caso se remonta a 2010, cuando el grupo de Amancio Ortega pidió que ZARA fuera registrada como marca europea para alimentación, restauración y venta de productos alimentarios.
A esto se opuso la empresa italiana Ffauf Italia SpA, al considerar que existía riesgo de confusión para los consumidores con sus marcas ‘Le delizie Zara’ y otra figurativa con la palabra Zara en su diseño.
En aquel entonces Inditex había pedido el registro de su marca Zara había solicitado el registro de su marca.
Esta sería para frutas, verduras, hortalizas, legumbres en conserva, congeladas, secas o cocidas, jaleas, confituras, compotas, productos lácteos, aceites, grasas comestibles, arroz, harinas, preparaciones a base de cereales, pan.
También se pidió para productos de pastelería, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, salsas, especias, aperitivos a base de arroz, verduras frescas y zumos, así como servicios de venta en comercios, por internet, por catálogo, por correo, por teléfono, a través de radio o televisión, servicios de restauración, autoservicio o cafeterías.
La EUIPO dio la razón a la firma italiana que comercializaba pasta fresca, seca y congelada, entre otros productos, bajo esas marcas, pero en 2013 Inditex reclamó que presentara pruebas del uso efectivo de las marcas italianas entre 2005 y 2010.
En 2014, la EUIPO estimó parcialmente la oposición de la empresa italiana y, tras la interposición de sendos recursos por parte de ambas compañías, en 2018 adoptó una nueva resolución en la que confirmaba su oposición al registro de la marca Zara por parte de Inditex para ciertos productos.
En su argumentación de ese fallo, esta entidad argumentó que la empresa italiana había probado el uso efectivo de su marca Zara, así como que existía riesgo de confusión entre sus marcas y las del grupo Inditex. La empresa española recurrió entonces ante el Tribunal General.
Para Marín “los nueve años que llevamos en esta disputa es algo razonable por la actividad procesal interna de estos procedimientos».
«No es extraño que asuntos de este tipo se extiendan en el tiempo”. Y recuerda que en el proceso de oposición inicial la propia EUIPO concede un plazo de dos años a las partes para fijar posturas.
En cuanto a los aspectos mas destacables de este fallo, Marín indica que “señalaría como punto clave la importancia de un apropiado análisis de la prueba de uso de las marcas en procedimientos de oposición por parte de los organismos decisores, en este caso la EUIPO”.
A su juicio “este aspecto cobra especial interés y actualidad en España tras la reciente reforma de ley de marcas nacional, ya que la implantación del tratamiento y análisis jurídico de estas pruebas también en la OEPM va a constituir un reto para todos los operadores jurídicos a corto plazo”.
Para este jurista este fallo del Tribunal General Europeo tiene lugar cuando hay cambios importantes en nuestra Ley de Marcas y Reglamento que incorpora la posibilidad de pedir prueba de uso de la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo que hará que se haga un análisis concienzudo de esa marca.
