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La nueva Ley de Marcas pondrá a prueba la capacidad de adaptarse al cambio de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Se vacia parcialmente de competencias a los Juzgados de lo mercantil para atribuírsela a la OEPM
| | Actualizado: 24/07/2018 23:34

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 20 de julio el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Marcas 17/2001 trasponiendo así la Directiva UE 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

CONFILEGAL recoge la opinión de tres expertos: Ignacio Temiño, socio de Abril Abogados, Sergio Pérez, Project Manager de Enterprise Europe Network en Universidad de Navarra y Jean Devaureix, subdirector de la asesoría jurídica de PONS IP, para conocer en profundidad estos futuros cambios legislativos.

Una reforma que quitará trabajo a los juzgados

En opinión de Ignacio Temiño, “la reforma es positiva, habrá que ver con qué recursos cuenta la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para llevar adelante las nuevas competencias en materia de nulidad y caducidad”. Reconoce que el legislador quiere que el modelo español se acerque al europeo en materia de gestión de la marca. “Ya no tendremos que ir a los juzgados por dichas cuestiones, bastará hacer la consulta con la OEPM”, aclara.

Este experto, que acaba de entrevistarse con el nuevo director de la Oficina, “advierte que esta entidad necesitará de más medios humanos y técnicos, de los que hoy por hoy carece. Necesita reforzarse para asumir esas competencias con garantías. Tiene una vacatio legis de cuatro años para ponerse al día”.

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Otra cuestión que cambia es “la prueba de uso de las marcas cuando hay un procedimiento de oposición. Este cambio entra en vigor en enero del 2019. “Hoy en día en España si te opones a una marca no tienes que demostrar si la estás usando o no. Si tienes una marca registrada en cinco años debes utilizarla, de lo contrario estás dispuesto a su caducidad, extremo que tiene que declarar los tribunales, con lo cual entramos en procesos largos y caros”.

Ahora, con la reforma “si llevas cinco años con la marca registrada y el solicitante lo pide, tendrás que demostrar el uso. Y si no eres capaz de demostrarlo, la oposición se desestima. Esto ayudará al limpiar el registro de marcas que están ahí ocupando un sitio que no se merecen”.

Hasta ahora las marcas han abusado del registro porque no tenían que demostrar el uso, eso a nivel europeo se acabó y a nivel español es monopolístico e injustificado

Temiño advierte que en la reforma de esta ley “no se habla de cómo probar el uso de una marca, qué documentos hay que presentar y qué valor tiene un testimonio o la declaración de un testigo, cuestiones que hoy no sabemos y que tendrán que completarse para tener seguridad jurídica. Queda mucho trabajo por delante, por tanto”. Este experto en marcas cree que no sería mala idea crear una Guía del Solicitante para cubrir todos los supuestos relacionados con las marcas.

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Al mismo tiempo recuerda que “hay muchos aspectos que en la ley no se han definido y que se irán definiendo en el Reglamento que tendrá que modificarse”. Para Temiño es posible que “hayamos perdido la ocasión de una revisión completa de la norma. Se valoró un cambio completo como se ha hecho con la Ley de Patentes pero al final no se hizo. Quizás hubiera sido el momento para modificarla. Ya veremos si este parche es suficiente como marco legal de referencia”.

Se abre la puerta a marcas no convencionales

Para Sergio Pérez, varios son los cambios que introduce la modificación normativa para asemejarlo al sistema marcario comunitario. “Los más importantes pueden ser la supresión del requisito que obligaba a que el signo distintivo se representara gráficamente dando paso a la exigencia jurisprudencial de que la representación sea «clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva«.

A su juicio, “esto abre la puerta a la aparición del registro de otro tipo de marcas no convencionales como las marcas olfativas, marcas gustativas o incluso los hologramas, hasta ahora inexistentes en España, pero ¿contará la OEPM con los medios técnicos suficientes para llevar a cabo este tipo de registros? “, se pregunta

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Pérez destaca que “otra modificación es la desaparición de la distinción entre marca notoria (aquella que goza de reconocimiento en el sector del público objetivo de los productos o servicios) y marca renombrada, aquella que es conocida por el público en general, considerándose únicamente esta última categoría”.

También destaca que “se extiende, además, esta protección reforzada a los nombres comerciales. Figura que, en mi opinión, debería extinguirse por su falta de utilidad pero que sorprendentemente observa un incremento de solicitudes año tras año en la OEPM”.

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El cambio que generará más trabajo será la adquisición de competencias en materia de nulidad y caducidad por la Oficina Española de Patentes y Marcas a partir del 14 de enero de 2023

Y señala que “la directiva recoge en su artículo 45 la necesidad de establecer un procedimiento administrativo eficiente por el cual se permita solicitar a las oficinas nacionales la declaración de caducidad o nulidad de una marca. Esta modificación supone conceder competencia administrativa (OEPM) que actualmente se viene ostentando con carácter exclusivo en sede judicial lo que supondrá un esfuerzo formativo por parte de los funcionarios Titulados Superiores de Rama Jurídica, puestos cada vez más solicitados por la Oficina”.

A juicio de Pérez, “en este contexto, el uso efectivo de la marca es pieza angular a la hora de determinar su caducidad y por consiguiente, cobra especial relevancia el medio de prueba, por lo que deberá la OEPM trabajar de la mano de su compañera europea (EUIPO) para establecer criterios de admisión de prueba similares a los establecidos por la misma respetando en todo caso la normativa procesal nacional”.

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Por último, recuerda que “todas las modificaciones entrarán en vigor el 14 de enero de 2019, salvo la competencia de la OEPM para decretar por vía directa la nulidad o caducidad de marcas que comenzará el día 14 de enero de 2023”.

Una armonización con Europa deseable

Por su parte, el abogado Jean Devaureix, subdirector de la asesoría jurídica de PONS IP, revela que, aunque actualmente, la Ley de marcas prevé que las acciones judiciales solicitando la nulidad o caducidad de una marca (salvo excepciones, Vid. Artículo 55.1 último párrafo, Ley 17/2001) han de ventilarse ante los Juzgados, «el Anteproyecto, establece en su Disposición Adicional Primera, apartado 2, que a partir de la entrada en vigor del Anteproyecto las acciones de nulidad y caducidad de marca se interpondrán ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), o en su caso, mediante demanda reconvencional en un pleito de infracción de marca que se siga ante un Juzgado de lo mercantil”.

Esto es debido a que “está en línea con el nuevo Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, que entró en vigor en octubre de 2017».

Devaureix destaca que “a pesar de que la entrada en vigor de las modificaciones de la Ley 17/2001 que se recogen en el mencionado Anteproyecto de Ley está prevista para el día 14 de enero de 2019, se demora la entrada en vigor de dicha Disposición Adicional Primera, apartado segundo, que venimos comentando, al mes de enero del año 2023, a fin de que la OEPM pueda preparar lo necesario para asumir esta nueva competencia que se le asigna”.

Nuestro experto revela que “el Anteproyecto introduce unas normas procesales relativas a la conexión de causas (artículo 61 bis, titulado litispendencia y prejudicialidad), en la medida en que se ha de regular qué sucede cuando se están ventilando, al propio tiempo, ante la OEPM y ante los Juzgados, acciones de nulidad o de caducidad de marcas”

Y advierte que “aparte de las acciones de nulidad o caducidad ante la OEPM, el Anteproyecto permite que dichas acciones también se interpongan por el demandado en una acción de infracción de marcas, mediante reconvención, por lo que resultaba de todo punto necesario regular dicha conexión de causas”.

A su juicio “hemos de felicitarnos de que se armonicen la legislación de la marca española con la de la Unión Europea, para evitar situaciones no deseables. No obstante, cuando entre en vigor esta norma se podrá valorar si es adecuada la medida adoptada, consistente en vaciar parcialmente de competencias a los Juzgados de lo mercantil para atribuírsela a la OEPM”.

Cuando entre en vigor esta norma se podrá valorar si es adecuada la medida adoptada, consistente en vaciar parcialmente de competencias a los Juzgados de lo mercantil para atribuírsela a la OEPM

Para Devaureix “resulta evidente que los juzgados de lo mercantil tienen gran experiencia en la valoración de pruebas según la sana crítica, que resulta especialmente relevante para resolver determinadas acciones marcarias de nulidad, como la regulada en el artículo 51 de la Ley de marcas (solicitud de marcas de mala fe, y la valoración de la prueba al respecto), o por poner otro ejemplo, la acción de caducidad por falta de uso, en que se ha de determinar si la marca ha sido usada para los productos o servicios que protege, en función de la prueba aportada por las partes”.