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El Consejo de Ministros modifica parcialmente la Ley de Marcas y da más protagonismo a la Oficina Española de Patentes y Marcas

Supone un paso importante para armonizar el sistema español de protección de marcas respecto al entorno europeo
| | Actualizado: 18/02/2019 16:20

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un Real Decreto-Ley que modifica parcialmente la Ley de Marcas para facilitar su registro, agilizar la tramitación, reforzar su protección y avanzar en la lucha contra las falsificaciones. En este entorno, el papel de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) resultará clave en la gestión de todos estos asuntos.

En la nueva normativa, desaparece el concepto de marca notoria y se recoge una única categoría, la de marca renombrada, entendida como aquella conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios.

Carmen González, abogada Pons IP, destaca de la nueva regulación en primer lugar «el importante paso que supone en la armonización de los sistemas de protección de marcas en la Unión Europea, siempre beneficioso para los usuarios, tanto titulares de marcas ya registradas como nuevos solicitantes”.

En este sentido señala que la eliminación del requisito de representación gráfica en las nuevas solicitudes «va a suponer un avance significativo que va a permitir ampliar el catálogo de los “signos no convencionales” que vamos a poder proteger como marca (hologramas, marcas de movimiento, multimedia,…) pudiendo representarse por cualquier medio siempre que el objeto de protección se pueda determinar con claridad y exactitud”.

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En cuanto al procedimiento, considera también positivo «que el solicitante pueda requerir en los procedimientos de oposición que la parte contraria acredite que sus marcas están siendo objeto de un uso efectivo, siempre que lleven al menos 5 años registradas».

González cree que esto va a impedir que marcas que no están en uso no hagan posible el registro de nuevas solicitudes de forma completamente artificial”.

Otra cuestión que apunta como no menos importante es la desaparición de la distinción entre marca notoria y renombrada. «La protección de la marca renombrada nos permite ir más allá del principio de especialidad pudiendo actuar frente a marcas idénticas o similares posteriores, aunque distingan productos o servicios”, explica.

En este contexto, por tanto, conseguir su reconocimiento «supone un reforzamiento importante en el posicionamiento y defensa de la marca y permite acreditar dicho renombre ante otras instancias administrativas o judiciales”.

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Para González, la posibilidad que se ofrece al titular de una marca de impedir la introducción de mercancías procedentes de terceros países en España que no hayan sido despachadas a libre práctica y lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca, «es un refuerzo importante de su protección frente a los actos de piratería”.

Por último, esta jurista señala que la posibilidad de poder tramitar una solicitud de nulidad o de caducidad de una marca ante la OEPM, aunque en este caso su entrada en vigor se puede demorar hasta el 14 de enero de 2023, apunta, «va a agilizar mucho este tipo de procedimientos y reducir sensiblemente el coste económico de los mismos”.

Trasposición de una directiva necesaria en nuestra legislación

Javier Fernández-Lasquetty, socio de Elzaburu, afirma que “la trasposición de la directiva era necesaria y quizás ha llevado algo de tiempo”. Además, considera positivo la eliminación del requisito gráfico para las nuevas solicitudes de marca.

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Sobre la conversión de marca notoria y renombrada en una única marca, Fernández-Lasquetty recuerda que “nuestro sistema no era el mismo que en otros países de la UE. Ese distingo que la reforma de la ley de Marcas afronta nos hará más homogéneo en este tipo de cuestiones”.

«Ahora la marca renombrada tiene una graduación que tiene que ver con el reconocimiento en el mercado, con arreglo a unos criterios establecidos hace algún tiempo” y recuerda que hay jurisprudencia donde queda definida la notoriedad de esa marca e, incluso, la propia ley donde se hablaba de requisitos concretos.

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En cuanto a los temas de caducidad y nulidad de las marcas, cuestión de la que Fernández-Lasquetty es experto, advierte que se ha abierto una gran polémica.

Tradicionalmente dichas acciones de caducidad, por falta de uso y nulidad, se tramitaban ante los tribunales de justicia, primero civiles y luego mercantiles. Y acababan en las secciones especializadas de algunas Audiencias como la 28 de Madrid o 15 de Barcelona y también en Alicante.

Ahora lo que pretende esta reforma es «establecer criterios similares de nulidad y de caducidad entre todas las marcas comunitarias. En nuestro caso, en algunos asuntos planteamos acción de marca y la contestación iba acompañada de una reconvención alegando la nulidad o caducidad de la marca”.

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La reconvención supone, en el proceso civil, que el demandado no sólo se limita a contestar las alegaciones del actor y a oponerse, total o parcialmente a las mismas, sino que aprovecha el mismo proceso para demandarle a él o incluso demandar a otros sujetos.

Para Fernández-Lasquetty, es positivo que ahora se incorpore a nuestro derecho que la caducidad de la marca lo revisa en primera instancia la OEPM.

“Hay preocupación en sectores jurídicos sobre la puesta en practica de esto. No todas las acciones de nulidad y caducidad son sencillas en su tramitación en un procedimiento administrativo ante la propia OEPM. En algunas de ellas se ha pedido pruebas documentales y testigos que conozcan el tema”.

En este contexto habrá que ver el papel que juega la OEPM ya que se abre a competencias que, hasta ahora, tenían los jueces. “Tienen que admitir un conjunto de pruebas que van más allá de las meras alegaciones escritas que habitualmente esta Oficina recibe”. La reforma señala que habrá un margen de cuatro años, hasta el 2023 para que la OEPM tome las riendas.

Otro tema que preocupa tiene que ver con la revisión de los actos administrativos.

“Ahí parece que podrían ser los tribunales mercantiles los que asumieran este asunto. Si el recurso fuera a la vía contenciosa, generaría cierta inseguridad jurídica”, opina este abogado. En el resto de los países, los tribunales que lleven estos temas pueden variar.

Tramitación como proyecto de ley

Por su parte, la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), que engloba a más de 70 compañías, muestra su satisfacción por los cambios introducidos en la Ley de Marcas, aunque ha pedido que se tramite en el Congreso «para que se pueda mejorar el texto para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios».

Para Andema, el cambio más importante es la desaparición de esa doble categoría que, durante 18 años, «ha permitido que muchas marcas pertenecientes a pymes y conocidas por los sectores pertinentes del público a los que se dirigen, pudieran acceder a una protección reforzada frente a intentos de terceros de aprovechar indebidamente el valor que generan las marcas conocidas por el público».

Tras la reforma, ya no habrá ninguna categoría intermedia entre una marca normal (recién concedida) y la renombrada, es decir, aquellas que hasta ahora eran definidas como las marcas conocidas por el público en general.

«Los titulares de marcas echamos en falta una definición inequívoca de lo que se entiende por ‘marcas renombradas’ y una explicitación de las consecuencias jurídicas de la declaración de una marca como renombrada, que habría significado una mayor seguridad jurídica para el titular de la marca».

El otro gran cambio de la Ley es que los conflictos relativos a la caducidad y a la nulidad de marcas se dirimirán, en su gran mayoría, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Aunque este cambio puede suponer una mayor rapidez en la resolución de estos conflictos, Andema considera que «habría sido mejor que el titular de la marca pudiera optar, en pie de igualdad, entre recurrir a una instancia administrativa o una instancia judicial».

La asociación confía en que el Real Decreto, una vez convalidado por el Congreso, sea tramitado como proyecto de Ley para que en su paso por el Parlamento puedan introducirse enmiendas que lo mejoren.

Entre otras medidas, Andema propone que la obtención de datos para el establecimiento de una posible indemnización de daños y perjuicios se difiera a la ejecución de sentencia y se haga en el transcurso del procedimiento de fondo sobre la existencia o no de infracción.

Además, pide que se tenga en cuenta la atribución de competencia objetiva en materia de propiedad industrial que fue otorgada a los Juzgados de lo mercantil con motivo de la Ley Orgánica 8/2003, de modo que pudieran resolver los recursos de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas