El Tribunal Supremo se ha pronunciado en una reciente sentencia sobre la caducidad por falta de uso de 39 marcas titularidad de la empresa La Española Alimentaria La Alcoyana SA.
La Sala de lo Civil, en la sentencia 650/2021, 29 de septiembre, estima en parte el recurso de casación interpuesto por Aceites del Sur -Coosur S.A. contra la resolución de mayo de 2018 de la Audiencia Provincial de Valencia.
En base a ello, desestima la pretensión de caducidad de las marcas ‘Spanola’, ‘Picardías La Española’, ‘Tapas La Española’, ‘Doce campanadas’, ‘Pin Chin’, ‘Tapañolas’, ‘Picardías el snack más fresco’, ‘La española como ninguna’ y ‘La española una aceituna como ninguna’.
Sin embargo, declara la caducidad de la marca ‘Picardías La Española’ para todos los productos, excepto el vinagre; de la marca ‘La Española’ para todos los servicios, excepto los de venta al detalle en comercios de aceitunas en conserva y aceitunas rellenas de todas clases; de las marcas ‘La Española’ y ‘La Española el aperitivo más sano y natural’, para todos los productos, excepto las aceitunas rellenas de todas clases y aceitunas envasadas en general.
De este modo, las marcas afectados por la caducidad por falta de uso comercializaban café, cacao, azúcar, cereales, frutos secos, patatas fritas, conservas de fruta, pescado y verduras, entre otros productos.
Asimismo, la Sala devuelve las actuaciones a la Audiencia Provincial de Valencia para que dicte nueva sentencia sobre la petición de caducidad de las marcas respecto de las que negó legitimación a la demandante para formular dicha pretensión.
El tribunal que ha resuelto el recurso ha estado formado por Ignacio Sancho Gargallo, Rafael Sarazá Jimena, Pedro José Vela Torres -ponente- y Juan María Díaz Fraile.
En la sentencia, señala en relación a la legitimación activa de Coosur para solicitar la caducidad de las marcas que la cuestión estriba en determinar si existe legitimación para instar la caducidad por falta de uso de una marca en relación con todos los productos o servicios para los que no haya sido efectiva y realmente usada.
O, en cambio, solo para solicitar la declaración de caducidad en relación con los productos o servicios concretos en los que se genera riesgo de confusión con la marca del demandante y que son con los que entra en conflicto.
El Supremo concluye que no cabe negar a la demandante, que se dedica al mismo género de negocio que la demandada, legitimación para instar la caducidad de unas marcas supuestamente no usadas que pueden dificultar sus proyectos de futuro en nuevas o complementarias líneas de mercado.
Puesto que el mantenimiento injustificado del derecho de exclusiva que conlleva la titularidad de la marca produce, cuando menos, un perjuicio potencial a quien, compitiendo en el mismo sector de mercado, quiera ampliar su actividad.
Por lo que, al hacerlo así, la sentencia recurrida ha infringido el artículo 59 de la Ley de Marcas. En consecuencia, estima el primer motivo de casación.
En cuanto al uso real y efectivo de la marca, apunta que para que haya uso efectivo de la marca no basta con probar que la marca haya sido utilizada en el tráfico económico, sino que se exige, además, la concurrencia de ciertos requisitos.
Entre ellos, que el uso debe realizarlo el titular de la marca o un tercero con su consentimiento, debe debe ser adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular, debe realizarse conforme la función esencial de la marca, debe tener la finalidad de crear o conservar un mercado para los productos y servicios.
Asimismo, indica que el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente, no puede ser simbólico y debe hacerse respecto de los productos o servicios para los que se registró la marca.
Sobre la caducidad parcial, el Supremo apunta que la sentencia recurrida no es conforme las dichas previsiones legislativas en relación al uso de la marca ni con la jurisprudencia que las interpreta.
Y ello, subraya, porque considera, genéricamente, que «el uso parcial de una marca produce efectos no solo respecto de los productos y servicios efectivamente usados, sino también respecto de los productos y servicios incardinados en una misma categoría, aunque no hayan sido efectivamente utilizados».
Reconoce que la sentencia 550/2006, de 8 de junio, admitió que en los casos en que un signo hubiera sido registrado como marca para distinguir varios productos o servicios de una misma clase, se extendieran los efectos del uso parcial de la marca no solo a los productos o servicios sobre los que efectivamente se había usado, sino también a aquellos que estaban inscritos en la misma clase del nomenclátor internacional.
Sin embargo, agrega que esa conclusión fue matizada por la sentencia 611/2019, de 14 de noviembre, en el sentido de que ha de tratarse de productos de la misma subcategoría que tengan una similitud razonable con los efectivamente usados, sin que pueda extenderse indiscriminadamente a todos los de la categoría del nomenclátor aunque sean sustancialmente diferentes.
En consecuencia, estima también este motivo de casación y declara la caducidad parcial para todos los productos y servicios sobre los que La Española no ha acreditado el uso real y efectivo de la marca.
