Firmas
Cómo proteger los secretos empresariales de carácter tecnológico
Javier Puyol es socio director de Puyol Abogados & Partners. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
17/9/2018 06:15
|
Actualizado: 01/6/2023 11:41
|
Tal como señala la Directiva 2016/943del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, las empresas, así como los organismos de investigación de carácter no comercial, invierten en la obtención, desarrollo y aplicación de conocimientos técnicos («know how») e información, que son la moneda de cambio de la economía del conocimiento y proporcionan una ventaja competitiva.
Esta inversión en la generación y aplicación de capital intelectual es un factor determinante para su competitividad y su rendimiento asociado a la innovación en el mercado y, por tanto, para la rentabilidad de sus inversiones, que constituye la motivación subyacente a la investigación y el desarrollo en las empresas.
SECRETOS COMERCIALES
Las empresas utilizan diferentes medios para hacer suyos los resultados de sus actividades asociadas a la innovación cuando optar por la apertura no permite la plena explotación de sus inversiones en investigación e innovación.
Uno de esos medios es recurrir a los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los derechos sobre dibujos y modelos y los derechos de autor.
Otro medio para apropiarse de los resultados de la innovación consiste en proteger el acceso a los conocimientos que son valiosos para la entidad y que no son ampliamente conocidos, y explotarlos.
Esos conocimientos técnicos y esa información empresarial de gran valor, que no se han divulgado y que se quieren mantener confidenciales, se conocen con el nombre de secretos comerciales.
Como punto de partida debe tenerse en consideración que el objeto de los secretos comerciales se define, por lo general, en términos muy amplios e incluye un amplio elenco de cuestiones de naturaleza empresarial, que abarca las más diversas cuestiones relativas a la actividad de una empresa, como pueden ser entre otros conceptos: los métodos de venta y de distribución, los perfiles del consumidor tipo, las estrategias de publicidad que se han aplicado o lo van a ser en un futuro próximo, las listas de proveedores y de los clientes, así como los procesos de fabricación.
Si bien la decisión final acerca de qué información constituye un secreto empresarial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre las prácticas claramente desleales en relación con la información secreta se incluye el espionaje comercial o industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de confianza, pero ciertamente pueden existir otros elementos que propician el descubrimiento y la comunicación de dichos secretos empresariales, en los términos más comúnmente conocidos.
Hoy en día todas las empresas tienen secretos empresariales generándose con ello, una problemática común a todas ellas.
Es relevante afirmar, que cada día muchas más empresas son ciertamente conscientes de la importancia que revisten la adopción de estrategias estrictas para garantizar la protección de sus secretos contra toda revelación que les pueda ser perjudicial o sea susceptible de generar un daño económico en algunos casos muy relevantes para la mismas.
Pero muchas empresas sólo se dan cuenta de que los secretos empresariales existen cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigación o planes de comercialización o cuando intenta quedarse con empleados que tienen valiosos conocimientos.
SECRETOS EMPRESARIALES
Por secreto empresarial[i]se entiende aquel conjunto de conocimientos e información que no es accesible al público en general y que resultan fundamentales para:
a). La fabricación o comercialización de productos.
b). La prestación de servicios a organización administrativa o financiera de la empresa, y que conceda una ventaja competitiva en el mercado a aquella que posea dicha información, evitando su divulgación y esforzándose en su conservación.
REQUISITOS
La doctrina jurisprudencial entiende que para que una información sea considerada como secreto de empresa debe reunir los siguientes requisitos:
a). Que sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.
b). Que sea sustancial, es decir, que suponga una información de interés o relevante.
c). Que tenga un valor comercial o suponga una ventaja competitiva por gozar del carácter de secreta.
d). Que haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.
En consecuencia, para que pueda apreciarse la comisión de un acto de violación de secretos empresariales, no es preciso que se hayan explotado o divulgado efectivamente, sino que basta con el riesgo de que ello ocurra.
DOS TIPOS DE SECRETOS EMPRESARIALES
Existen dos tipos de secretos empresariales:
1. El secreto comercial
Que es cualquier tipo de información que afecte a la vida y naturaleza de la empresa, teniendo valor para la misma, y que los competidores de ésta quisieran conocer; y
2. El secreto industrial
Que es el conocimiento técnico sobre ideas, productos o procedimientos industriales que, por su valor competitivo para la empresa, el empresario quiere mantenerlos ocultos[ii].
ESPIONAJE
Y consecuentemente con ello, se debe considerar que se ha tenido acceso al secreto empresarial de manera ilegítima cuando se produce mediante espionaje, procedimiento análogo o inducción a la infracción contractual y con la intención de obtener provecho o perjudicar al titular del secreto empresarial.
Todo ello es especialmente relevante en el ámbito de las nuevas tecnologías, donde los secretos de naturaleza empresarial, cobran, desde luego, una especial relevancia y trascendencia.
VÍAS PARA PROTEGER LOS SECRETOS EMPRESARIALES
Existen varias vías de proteger los resultados de la innovación: derechos de propiedad industrial, «Know-how» (saber hacer) y secreto industrial[iii].
Cada una de estas vías tiene ventajas e inconvenientes y están relacionadas con la ocultación y divulgación del proceso de innovación, total o parcialmente.
El secreto industrial
Constituiría la ocultación total del proceso de innovación. Es decir, mantener en el más absoluto secreto cómo se ha llegado al resultado novedoso, de tal manera que nadie más que el creador sepa la forma de lograr la consecución de los resultados del proceso de innovación.
Esta vía de protección que, en condiciones ideales, parecería la más adecuada, resulta en la práctica bastante frágil, debido a las dificultades que existen para mantener secretos industriales, especialmente si estos suponen ventajas económicas importantes. Pero en ocasiones supone la única manera de proteger los resultados de la investigación (por ejemplo, porque estos resultados no cumplan todas las condiciones patentabilidad).
Derechos de Propiedad Industrial
A la hora de proteger los resultados de la innovación, una aproximación más realista pasa necesariamente por la Propiedad Industrial, mediante la cual el estado concede un monopolio temporal para la fabricación y venta de los productos o procedimientos innovados, a cambio de una divulgación completa de cómo han sido obtenidos.
El «Know-how»o, en terminología española, «saber hacer»
Consiste en el conjunto de detalles que, aun no siendo trascendentales para la consecución del resultado, su desconocimiento impide la materialización del mismo en su máximo grado de eficacia o rendimiento.
En la actualidad, la vía más utilizada consiste en una combinación de protección mediante propiedad industrial y ocultación, parcial o total, del «know-how».
Es decir, utilizar una modalidad de propiedad Industrial, con su consiguiente divulgación, manteniendo ocultos algunos detalles no básicos, pero sí importantes, del proceso de innovación.
En el momento actual, se pretende incorporar dicha Directiva UE 2016/943, al ordenamiento jurídico interno español, mediante el correspondiente Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales.
El objetivo de la norma europea es paliar la falta de armonización existente en los ordenamientos de los Estados miembros de la Unión Europea en la definición y protección de los secretos comerciales, identificados con los conocimientos técnicos («know how») y la información empresarial, articulando las medidas, remedios y procedimientos a través de los que se ha de dispensar tal protección por los tribunales de justicia del orden jurisdiccional civil.
EL ANTEPROYECTO
El Anteproyecto considera secreto empresarial cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa -incluido el tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero- que sea secreta –en el sentido de que no es generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión ni fácilmente accesible para ellas-, tenga un valor empresarial precisamente por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.
En el informe preceptivo emitido por el Consejo General del Poder Judicial al respecto, por el mismo se ha señalado que esta definición es imprecisa y que el criterio para determinar cuándo una información debe ser considerada secreto empresarial “debería girar en torno a la existencia de un interés legítimo (de su titular) para mantenerla confidencial y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad”, así como que la misma “ofreciera pautas normativas para identificar lo más objetivamente posible la información y los conocimientos técnicos que integran el concepto de secreto empresarial frente a los conocimientos, experiencias y competencias del trabajador sobre los que no ha de pasar el deber de reserva”.
La importancia de esta nueva norma desde el punto de vista tecnológico y empresarial, es absolutamente innegable, y supone un paso adelante en aras de garantizar una mayor protección a las empresas innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos comerciales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad.
Fenómenos recientes, como la globalización, una creciente externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas.
La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial comprometen la capacidad de su poseedor legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación.
La falta de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos comerciales menoscaba los incentivos para emprender actividades transfronterizas en el mercado interior asociadas a la innovación e impiden que los secretos comerciales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo[iv].
En consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado interior y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento, de ahí la necesidad de la trasposición de la meritada directiva en el Ordenamiento jurídico interno, a los efectos de poder dispensar unas mayores garantías y seguridad jurídica a todas las empresas que innovan, y que, en el marco tecnológico, constituye un problema ciertamente acuciante.
[i]Cfr.: Clarke, Mondet & Cª. “El secreto empresarial”.
[ii]Cfr.: POMARES, Manuel. “El secreto empresarial. Concepto, tipos y protección”. Blog Personal.
[iv]Cfr. Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
Otras Columnas por Javier Puyol Montero:
