El Grupo Reacciona está formado por nueve empresas: Agencia Negociadora, DVuelta, IASAF, Multalia, Valorindirecto, Goodhome, Infopuntos, Legalion y Sr. Manolón.
El Grupo Reacciona consigue que el TGUE le reconozca la propiedad de la marca «Reacciona» por la falta de uso de Acciona
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26/7/2021 06:48
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Actualizado: 26/7/2021 06:48
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La lucha por el uso de las marcas se ha convertido en una de las causas de litigio entre empresas. Estar pendiente del registro de las marcas y de su caducidad es parte del trabajo de asesores externos y abogados de empresas para evitar la competencia externa.
En este caso el tribunal de la Sección Quinta del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) –la primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)–, desestimó, en su sentencia de 30 de junio pasado, el recurso que la empresa Acciona, S.A., había interpuesto contra la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
Una resolución que estableció la caducidad de la marca «Reacciona» por falta de uso, por parte de Acciona, en favor de Agencia Negociadora Productos Bancarios (PB), empresa española también.
Esta sociedad forma parte del Grupo Reacciona, junto con las compañías DVuelta, IASAF, Multalia, Valorindirecto, Goodhome, Infopuntos, Legalion y Sr. Manolón, que dirige y opera la familia Javaloyes.
Así lo decidieron los magistrados Dean Spielmann, belga y presidente del tribunal de este caso, Ulf Öberg, sueco y ponente, y Roberto Mastroianni, italiano en el fallo del asunto T‑362/20 Acciona/EUIPO.
Con esta sentencia Acciona se ha quedado sin marca a nivel europeo. Y si utiliza «Reacciona» correría el riesgo de invadir el derecho de Agencia Negociadora Productos Bancarios y podría ser condenada, por generar una infracción de marca, a una multa equivalente al 1 % de su facturación anual.
En este recurso ante el TGUE, Acciona ha estado representada por José Carlos Erdozain, abogado y experto en propiedad industrial, quien alegó ante el tribunal que existía una causa justificativa de la falta de uso de la marca a nivel europeo por parte de su representada. Y que la EUIPO había interpretado de manera demasiado restrictiva este concepto.
Agencia Negociadora PB ha estado representada ante el TGUE por Ignacio Temiño Ceniceros y por Fernando Ortega Sánchez, de Abril Abogados, especialistas en derecho de propiedad intelectual e industrial.
A pesar de la victoria de la victoria, la sentencia es susceptible de ser recurrida ante el TJUE, la segunda instancia de este caso. Está, por lo tanto, abierto.
En nuestro país, aún está pendiente un pleito parecido, en apelación por Acciona pero a nivel del registro de la marca española. Falta que la Audiencia Provincial de Madrid decida.
Así lo decidieron los magistrados Dean Spielmann, belga y presidente del tribunal de este caso, Ulf Öberg, sueco y ponente, y Roberto Mastroianni, italiano en el fallo del asunto T‑362/20.
El pleito entre Acciona y Agencia Negociadora Productos Bancarios se remonta a octubre de 2009, cuando Acciona solicitó a EUIPO el registro, como marca de “Reacciona” para diversos servicios. Agencia Negociadora Productos Bancarios se opuso al registro, ya que era propietaria de una marca también denominada “Reacciona”.
Al término del procedimiento de oposición, mediante resolución de 7 de septiembre de 2011, la EUIPO registró la marca en cuestión para los servicios transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes y tratamiento de materiales.
La EUIPO denegó el registro para el resto de los servicios por considerar que había riesgo de confusión.
El pleito viene de años atrás cuando en octubre de 2009, la sociedad anónima Acciona solicitó ante la EUIPO el registro como marca del signo denominativo “Reacciona” para diversos servicios, sin embargo, la sociedad limitada Agencia Negociadora PB se opuso al registro, ya que era propietaria de una marca también denominada “Reacciona”.
La batalla judicial entre Acciona y Agencia Negociadora PB arranca en el 2014 con algunas demandas que se cruzan. Este asunto en cuestión empieza en el 2018.
Con anterioridad en el 2016 el juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid desestimó la demanda presentada contra Acciona por el presunto uso indebido del lema «Re_Acciona» durante una campaña publicitaria entre 2009 y 2011, al considerar que no se había probado la existencia de infracción del derecho de marca.
Sin embargo, en 2018 Acciona reabrió el asunto demandando a Agencia Negociadora PB y pidiendo la cancelación de sus marcas, eso hizo que la empresa española reaccionase y pidiera la cancelación de la suya
Un año después, la Agencia Negociadora PB presentó una solicitud de caducidad de los derechos relativos a la marca controvertida, alegando que dicha marca no había tenido un uso efectivo durante los cinco años anteriores, es decir, de 2012 a 2017
“Esto ha hecho que Reacciona, a nivel europeo se haya cancelado porque no la llegaron a poner en uso. Llevan años sin utilizarla” explica Ignacio Temiño.
En enero de 2019, la EUIPO estimó en su totalidad la solicitud de caducidad, por considerar que el procedimiento judicial nacional “no constituía una causa justificativa de la falta de uso de una marca”.
Sobre estas líneas, Ignacio Temiño Ceniceros, especialista en derecho de propiedad intelectual e industrial, de Abril Abogados, que ha representado ante el TGUE al Grupo Reacciona a través de la Agencia Negociadora Productos Bancarios.
FALLO MUY CLARO DEL TGUE
El Tribunal General declaró que la EUIPO no se equivocó al considerar que una acción judicial no constituye un acto independiente del control del titular de una marca y que, por principio, no puede constituir una causa justificativa de la falta de uso de la marca.
En este sentido, el TGUE explicó que, al comprobar las circunstancias específicas del caso, este hecho (refiriéndose a la demanda planteada contra Acciona) “no ha podido ejercer una influencia determinante en el resultado”.
También señaló que Acciona no ha aportado la prueba de circunstancias particulares que demuestren que la existencia del procedimiento judicial nacional no hacía razonable el uso de la marca durante el período pertinente.
De acuerdo con este letrado, Temiño lo novedoso de esta sentencia «es que es un tema abierto a interpretación las razones de porqué no utilizas tu marca, Acciona saco una teoría nueva que no se conocía. No pudieron utilizar esa marca porque estaba amenazada por un tercero que les pedía una indemnización muy alta».
Este abogado explica que Acciona lanzo en el 2014 una campaña con el nombre de Acciona y Reacciona. “Curiosamente la marca de Agencia Negociadora PB es Reacciona y está registrada. Coincidían en áreas negocio. Al llegarles la demanda dijeron que la campaña era puntual. Pero que habían registrado la marca Reacciona”.
La decisión del Juzgado de lo Mercantil, al que le llegó esa demanda y que no vio infracción, calificando el uso como no marcario en su resolución, dejó el caso momentáneamente paralizado. Hasta que en 2018 Acciona decide nuevos planes de uso y atacó marcas de Agencia Negociadora PB alegando que no se estaban utilizando.
“La defensa que pusimos en marcha fue atacar las marcas de Acciona por falta de uso”.
Esto hizo que se hayan producido dos pleitos, uno en España y otro en Europa.
Por lo que se refiere a Europa, Agencia Negociadora PB ha ganado el juicio en la EUIPO, que tiene su sede en Alicante. Es donde se decide sobre las marcas europeas.
«Pero luego lo recurrieron al Tribunal General de Luxemburgo y ahí es donde, por vez primera, el TGUE entra a valorar si esto de la amenaza de que te pongan un pleito es o no una causa justificativa que te libere de la obligación de usar la marca que tiene todo el mundo después de cinco años de registro», explica Temiño.
“Lo que dice el TGUE es que ese riesgo de amenaza hay que asumirlo como cualquier titular de marca. Al mismo tiempo, entra a fondo del asunto. Recuerda a Acciona que tiene un pleito en España y ha solicitado una marca europea. Y le pregunta porque no la ha utilizado en otros países europeos. Con ello le señala que habría otras posibilidades de uso sin riesgo de litigios”.
CAUSAS PARA NO UTILIZAR LA MARCA
Temiño aclara que “el TGUE también da una serie de pautas de hasta donde llega la obligación del titular de una marca de utilizarla y los impedimentos que justifiquen que no la use”.
“Las causas para justificar el no uso de una marca tienen que ser siempre ajenas a usted. No pueden ser cuestiones internas”, afirma.
Al final, con este tipo de fallos, “lo que se pretende es que no haya marcas cautivas. Durante muchos años en nuestro país existieron las marcas defensivas que se utilizan con la única finalidad de bloquear a terceros eso cada vez está más en duda y se práctica peor”.
Este jurista destaca que “antaño muchas entidades financieras registraban sus marcas en las cuarenta cinco clases que hay, incluso en productos como ropa interior, armas de fuego. Pero las interpretaciones de los tribunales van tumbando este tipo de registros con estas finalidades de bloqueo”.
“Hay que darse cuenta que tu deseo de ser único en el mercado está condicionado por tu actividad no porque lo que tu quieras hacer. Donde no llegue tu actividad será difícil mantener o defender ese uso de la marca. En cinco años si no se utiliza esa marca se puede perder”, avanza.
El trabajo de los tribunales remienda el de nuestra normativa que no aclara qué tipo de causas justificativas impiden ese uso.
“El registro de marca dura diez años. Te permiten tenerlo durante cinco sin uso, pasado ese plazo, la única manera de retener el derecho es que haya una causa justificativa del de uso. Ese elenco de causas justificativas es ahora más estrecho», apunta.
“En esta sentencia del TGUE se indica que no pueden ser causas internas las que impidan su uso. Este fallo va contra la actuación de las llamadas marcas defensivas”, apunta.
CONSEJOS PARA NO PERDER EL REGISTRO DE LA MARCA
Sobre esta sentencia, Temiño identifica algunos elementos para no perder el uso de una marca. La marca no caduca de forma automática porque no se use. La caducidad siempre es por petición del tercero.
“Te conviertes en vulnerable si tienes algunos registros de marca que no estas utilizando pasado ese quinto año. Estas expuesto a que venga un tercero e interponga una caducidad por falta de uso y te quedes sin registro. No hay un daño inmediato al no usar la marca pero si estas expuesto a que un tercero haga una reclamación por ello”, aclara.
«Hay que tener un control muy definido de tu cartera de registros. Y estar al tanto que algunos de ellos entrarán en su periodo de uso obligatorio en breve”, subraya.
Por eso “se trata de acomodar ese calendario a tus usos reales. Hay que ser consciente que pasas a ser vulnerable en algunos registros desde algún año y que esa vulnerabilidad implica adaptar las decisiones de negocio».
Termiño reconoce que “todos los que trabajamos en este sector estamos pendientes de la posible caducidad de algunas marcas. Los clientes nos encargan que las vigilemos para ver efectivamente si cumplen un quinto año sin uso y si es asi interponer una reclamación de caducidad por falta de uso. Lo tenemos agendado para tenerlo visible”.
Este incidente de caducidad la Oficina de Patentes lo suele resolver en un periodo de menos de un año. “Son procedimientos que en el 2023 van a ser más expeditivos. Si son marcas europeas acaban en la Oficina de Patentes de Alicante, pero si son españolas hay que ir al juzgado de lo mercantil”
“Sin embargo, desde el 2023 el panorama va a cambiar, será la oficina española de patentes y marcas por via de procedimiento administrativo la que resuelva las caducidades. Será más rápido y más barato que el procedimiento habitual», concluye.
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