Después de tres años de batalla jurídica la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contradice a la Oficina Española de Patentes y Marcas y falla que dicha marca, propiedad de la Cadena Ser, puede registrarse sin problemas porque no vulnera los derechos de la demandante, Google, propiedad de Youtube, el canal de vídeos de la multinacional informática.
De acuerdo con la sentencia de 24 de octubre del 2018, firme desde el pasado mes de diciembre, la apreciación de la Oficina de Marcas era errónea, considerando que la mera coincidencia de los sufijos “TUBERS” y “TUBE” no es suficiente para declarar incompatibles los signos en pugna.
Por ello, falló que la marca RadioTubers es compatible con la de Youtube.
En un contexto en el que es habitual que las grandes marcas cuiden sus espaldas y establecen una política agresiva pero defensiva de intentar frenar el registro de otras marcas similares o con cierto parecido hay que fijar esta sentencia.
Los expertos ya lo llaman «bullying» de marcas y es bastante habitual esta práctica.
Como disponen de medios y abogados suficientes el proceso puede alargarse bastante, le den o no la razón.
En este fallo, señalan los magistrados del TSJM que la fuerza distintiva no se concentra en dicha raíz fonética, existiendo además otra serie de diferencias que permiten en una visión de conjunto diferenciar ambas marcas.
También indica que la notoriedad no es suficiente para impedir que otra marca similar se registre.
La Cadena Ser fue representada por la firma jurídica especializada Abril Abogados, elegida para gestionar el proceso judicial, por su experiencia en propiedad industrial y marca.
En dicha sentencia se declara la compatibilidad de las marcas en las tres clases pedidas.
Las marcas se registran por clases.
Hay 45 en total. En ellas se dividen todos los productos y servicios que puedes registrar.
Para RadioTubers se pidió en 3 concretas. 9, 35 y 41. La primera, la 9 regula las grabaciones descargables tipo podcast. Luego el servicio de radiodifusión que va en la 38 y el servicio de entretenimiento que se registra en el 41
Desde Abril Abogados se trabajó en la vía judicial para intentar revocar la opinión de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Para este tipo de grandes empresas de cobertura mundial que es evidente que la marca es su activo más importante y eso hace que la defiendan con uñas y dientes.
Lo que no significa que siempre tengan razón. En este caso los jueces han tenido que poner coto a sus pretensiones.
Al final ha sido el TSJM en su vía contenciosa quien ha revisado el acto administrativo de la propia Oficina Española de Patentes (OEPM), quien por dos veces, una inicial y luego en recurso de alzada estimó dicha oposición, denegado la solicitud de la Cadena SER y respaldando las pretensiones de Google.
Al parecer que una marca fuera tan notoria como Youtube inclinó el fallo de la OEPM en ese lado de la balanza. Según ha podido saber Confilegal en otros asuntos parecidos el fallo de la OEPM con una marca notoria por medio siempre ha ido en esa dirección
La estrategia diseñada por Abril Abogados y su equipo fue la de presentar mucha documentación donde quedaba reflejado la existencia de numerosas marcas que compartían ese sufijo.
El recurso se interpuso un año antes del fallo del TSJM.
Se intentaba demostrar que Tube era algo usual. De hecho, «Tube» proviene del tubo catódico de las televisiones y que se conoce antes que el propio Youtube.
Al final este planteamiento caló en los magistrados del TSJM.
Tres años de batalla jurídica
En este procedimiento han quedado condenados en costas, los abogados de Google y el propio Abogado del Estado en representación de la OEPM que también se personó en el pleito. Es habitual que en este tipo de asuntos, en los que la propia OEPM dicte una resolución administrativa sobre el tema y aparezca como parte y la defiende el Abogado del Estado. Eso hizo que frente a los propios abogados de la Cadena ser, en la parte contraria aparecieran la propia institución con la abogacía del Estado.
Sobre el asunto hay que señalar que todo arranca cuando en mayo del año 2016 la Sociedad Española de Radiodifusión (Cadena SER) solicitó el registro de su marca “RADIO TUBERS Los 40” para identificar servicios de las clases 9, 35 y 41. La marca incorporaba un llamativo distintivo que incluía además el logo de la famosa cadena radio-musical “Los 40”.
La compañía estadounidense Google se opuso en plazo a esta solicitud, en la citada Oficina Española de Patentes y Marcas invocando la confusión que a su juicio se podría producir con los registros de su marca “YouTube”, protegidos entre otras en las clases designadas.
Tras los fallos de la OEPM, precedentes negativos, la justicia da ahora la razón a la empresa solicitante, ya que el recurso contencioso-administrativo presentado contra la decisión de la OEPM ha sido íntegramente estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia de 24 de octubre, donde se condena en costas a la parte demandante.
Curiosamente la marca RadioTubers los 40 ha estado operativa en todo este tiempo en el que Cadena Ser y Google se han visto las caras. AL final fue la imagen de un programa en Internet de los 40 principales, una de las cadenas de radio más conocidas del país que ha dejado de emitirse en esta última temporada.
Es evidente que un fallo en contra de esta marca hubiera supuesto un revés para la propia cadena de radio. El fallo judicial del TSJ Madrid abre un procedente importante en este tipo de asuntos donde una gran multinacional pelea por mantener su marca al margen de terceros. En esta oportunidad los jueces han desestimado sus pretensiones de que otra marca, muy ligeramente parecida a Youtube, no pudiera registrarse. Una forma de actuar que puede dañar la reputación de estas firmas a medio plazo.
