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La empresa murciana Rubio Snacks vence a BIMBO en el TGUE: No podrá utilizar su marca TIA ROSA en España

Las dos marcas en litigio según la sentencia de este Alto tribunal eran idénticas y generaban confusión al propio consumidorTIA ROSA, en primer término, la de patatas Rubio; la segunda, la de BIMBO.
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El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dado la razón a Rubio Snacks, con sede en Bullas – Murcia, y ha rechazado el recurso que GRUPO BIMBO interpuso contra la denegación de registro de su marca de la UE “TIA ROSA” en su sentencia del pasado 17 de septiembre (Asunto T-464/18).

Y es que las dos marcas eran muy parecidas.

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El trabajo de seguimiento que Abril Abogados hace habitualmente con sus clientes para detectar posibles nuevas marcas que entren en colisión con las de éstos, dio como consecuencia que se detectara el lanzamiento de TIA ROSA de la multinacional Bimbo.

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Esta era muy parecida a la marca del mismo nombre de Rubio Snacks, empresa de Murcia.

Bimbo fue asesorada en este asunto por Lerroux Business Lawyers firma también especializada en propiedad industrial dirigida por Nemesio Fernández Fernández-Pacheco.

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Un litigio con dos despachos especializados en estos temas lo que ha facilitado la comunicación entre ambas partes, sin subterfugios de ningún tipo.

Desde Abril Abogados ha sido Jorge Oria, Asociado Senior de la firma, experto en litigación quien presentó este asunto en el Tribunal de Luxemburgo. La expansión de TIA ROSA de Bimbo en Latinoamérica está vinculada a tortillas, burritos y tacos tiene éxito.

“Intentaron desembarcar en España, pero se han encontrado, como dice el TGUE, con la otra marca de Rubio Snacks vinculada a patatas fritas. Las marcas son idénticas como se ha podido demostrar”.

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En el fallo del TGUE, aún pendiente de ser firme, se habla de que la nueva marca puede generar confusión en consumidor porque, aunque se dirija a otros productos es idéntica “el TGUE en esa discusión jurídica señala que los usos y costumbres españoles son distintos a los mejicanos«.

«Los productos se venden por los mismos canales y al público objetivo y hay un riesgo evidente de confusión de las marcas”.

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De esta forma el Tribunal confirma la validez de la decisión emitida por la EUIPO en mayo de 2018, en la que se determinó que, entre las marcas comparadas, ambas TIA ROSA con elementos gráficos, existía gran similitud visual y conceptual e identidad fonética.

Además de semejanza en productos como galletas saladas, pan integral, aperitivos hechos de maíz y tortillas de maíz, tacos y barritas de cereales, por un lado, y patatas fritas de bolsa, por otro.

Este litigio se ha extendido durante los dos últimos años “Bimbo lanzó su TIA ROSA para productos diferentes a las patatas fritas, pero claro el problema es que lo querían para productos de trigo y de maíz. Y ahí está la discusión».

«Ellos abogaron tanto en los procedimientos administrativos como ante el TGUE que eran compatibles. Pero en nuestro caso no lo hemos visto así», señala Oria.

Primero Abril Abogados, en representación de su cliente, formuló la oposición vía administrativa llegando las objeciones para que la marca no se aprobase.

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«En este caso se envió, vía online, a la Oficina de Patentes Europea. Hay tres meses para formular la oposición y el solicitante tiene dos meses para contestar”, aclara Oria.

En la propia sentencia viene recogidas algunas exclusiones de protección “Bimbo hizo lo posible para intentar mantenerse al margen de lo que hacia nuestro cliente».

«Pero su interpretación de la exclusión era muy simple. Estamos hablando de un producto de consumo masivo donde los canales de distribución son parecidos. Siempre existiría la conflictividad. Al final ellos lo llevaron al TGJUE y éste nos ha dado la razón”.

La protección de la marca tiene tres vías: una administrativa, otra civil y una tercera penal. “La primera viene por la recién renovada Ley de Marcas y la segunda a través de la tipificación de los delitos contra la propiedad industrial que vienen reflejados en el Código Penal».

«Ambas son compatibles y protegen el mismo derecho, pero tienen finalidades diferentes. Habitualmente se deriva al ámbito penal lo relacionado con piratería a gran escala que pueden proceder de otros países”.

Sobre el ilícito civil “que acaba en los juzgados mercantiles es el más común entre las empresas. La idea es que tu rival deje de hacer esa actividad y que al mismo tiempo se pueda obtener una compensación económica por daños y perjuicios. Se trata que el competidor cese de hacerte daño”, comenta Oria.

Confusión de marcas

El fallo del TJUE considera que la decisión de la EUIPO, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea es conforme a derecho y “al mismo tiempo no se puede impugnar, salvo que recurran en casación, se han quedado sin marca».

«Eso no quita para que pudieran lanzar una marca nueva para entrar en este mercado. Pero con TIA ROSA son idénticas fonéticamente”, comenta Oria.

Curiosamente el problema de Bimbo con TIA ROSA solo lo tienen en España “es una marca española, nuestro cliente tiene derecho en España, pero no puede impedir ni el registro de otras marcas ni la venta en Francia o en Italia, por eso Bimbo podría intentar registrar en el resto de la UE, salvo en España».

«Otra cosa es que intentaran importar productos a España con esa marca, se generaría una posible infracción de marca”.

Según el TGJUE la probabilidad de riesgo de confusión entre los consumidores es real en el caso de que los productos de Bimbo llegar a comercializarse en España con la marca TIA ROSA.

Para este experto el sector de la alimentación es uno de los más conflictivos en relación con marcas “hay muchos productos y es complicado ser innovador sin que te parezcas a alguien. La clave está en saber qué se puede hacer y hasta donde sin invadir los derechos de otro. No siempre sale bien”, explica.

A este escenario habría que añadir las marcas blancas que lanzan algunos fabricantes y distribuidores “es muy importante conocer el negocio de tu cliente y sus perspectivas de futuro para estar alerta en este tipo de situaciones como la que vivió el despacho con Rubio Snacks y TIA ROSA”, destaca.

La protección de la marca, por tanto, tiene una vertiente nacional, como es el caso de Rubio Snacks y TIA ROSA y otra europea “derecho que lo concede la Oficina Europea de Patentes y tiene validez en toda la UE. Es un derecho único que alcanza en los 28 estados europeos”.

En este caso, la oposición de la empresa murciana le priva a Bimbo y a su marca TIA ROSA de esta categoría.