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El TJUE permite a Messi seguir los pasos de Cristiano Ronaldo y registrar su apellido para lanzar su marca de ropa deportiva

El TJUE resuelve tras diez años de litigios.
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Después de diez años de batalla judicial, Leo Messi ha logrado poder registrar su apellido como marca comercial. El Tribunal de Justicia de La Unión Europea (TJUE) falló este jueves que el futbolista argentino del Fútbol Club Barcelona puede registrar artículos y prendas de vestir con la marca ‘MESSI’, anulando así una resolución de la oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que veía conflicto con la marca ‘MASSI’.

Con esta sentencia, que es definitiva, el TJUE desestima los recursos interpuestos por la EUIPO y por la citada sociedad española contra una anterior del Tribunal General que autorizó en abril de 2018 al jugador de fútbol a registrar la marca “MESSI” para artículos y prendas de vestir deportivos.

El origen de la disputa se remonta a agosto de 2011, cuando el delantero del Barcelona solicitó a la EUIPO el registro de la marca con su apellido y un logotipo asociado.

En noviembre de ese mismo año, Jaime Masferrer Coma, uno de los dirigentes de la firma Casa Masferrer que produce bicicletas, cascos y prendas deportivas de la marca ‘MASSI’, se opuso al registro del apellido del jugador ante la EUIPO al considerar que existía “riesgo de confusión” entre ambas marcas.

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La EUIPO estimó esa oposición en 2013 y Messi interpuso un recurso contra la resolución, que esa oficina desestimó en abril de 2014 por considerar, esencialmente, que existía riesgo de confusión.

La oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea concluyó entonces que “las marcas en cuestión son similares porque sus elementos dominantes, constituidos por los términos ‘MASSI’ y ‘MESSI’, son prácticamente idénticos en los planos gráfico y fonético”, de modo que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida por los aficionados al fútbol.

El futbolista argentino recurrió entonces al Tribunal General, que le dio la razón en 2018, al estimar que “el renombre del jugador de fútbol neutralizaba las similitudes visuales y fonéticas entre los dos signos y descartaba todo riesgo de confusión por ser un personaje público de fama mundial”.

Ese argumento fue respaldado plenamente este jueves por el TJUE que, además, subrayó que los logotipos de las marcas ‘MASSI’ y ‘MESSI’ son “conceptualmente diferentes” por lo que desestimó los dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal General, que daba la razón al futbolista.

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Un asunto diferente de marca de famoso

Para Ignacio Temiño, socio de Abril Abogados, recuerda que su firma también gestionó un asunto con el jugador del Real Madrid Roberto Carlos que quiso lanzar su marca comercial y asó lo hizo tras resolver un conflicto que se planteó ante la similitud con otra marca.

“No es el asunto habitual donde se quiere usurpar la marca de un famoso. Aquí es al revés el famoso registrar su marca y hay una previa registrada que no tiene por qué tener ánimo de apropiarse del nombre de Messi porque es Massi”, apunta.

La cuestión a debatir es si hay o no asociación y confusión, “para eso aportar distintos estudios de mercado ayuda mucho para que el juez resuelva en uno u otro sentido. En la resolución se habla que la fama y renombre de Messi impide cualquier confusión sobre esta marca similar. Todos los que compren algo con Messi lo asociarán con el futbolista del FC Barcelona”.

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Para Temiño “si no hubiera ese elemento de renombre está claro que Messi y Massi son dos marcas incompatibles que es lo que dijo la Oficina de Patentes en primera y segunda instancia, pero ese elemento añadido es importante en su examen de incompatibilidad. Fonéticamente las marcas son idénticas es posible que puede generar confusión”.

Ignacio Temiño, socio de Abril Abogados.

Este asunto ha tardado en resolverse nueve años, “los temas europeos van muy lentos y eso supone para las partes un coste económico importante porque los pleitos en Luxemburgo cuestan más dinero que los convencionales. Son asuntos muy exhaustivos en los exámenes y las resoluciones son muy analíticas. Se hace la comparación visual, fonética conceptual de la marca. Es un protocolo de examen que se sigue”.

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A juicio de este abogado esta resolución sienta un precedente importante “porque dos marcas parecidas no se confunden porque una que llega más tarde es tan renombrada que evita cualquier posible confusión en el consumidor”.

Habitualmente la marca renombrada está registrada y se toma la precaución de registrarla, pero en este caso es el nombre de un futbolista que ahora sí podrá ser una marca comercial.

En cuanto a la otra marca ‘MASSI’, añade, “puede seguir siendo utilizada, pero se le obliga a convivir con la marca de MESSI. Habrá que ver si hay conflicto, aunque para ello deberían tener pruebas de que alguien confunde las dos marcas o las asocia”.

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Este experto señala que las marcas con pocas letras “tienen menos protección que otras cuyo nombre es más largo, así es más distintiva, según se ve por la jurisprudencia. La capacidad distintiva con cuatro letras es baja y eso obliga a reducir su ámbito de exclusiva, hay que poner un coto para no cerrar la puerta a otros operadores con otras marcas”.

A la hora de gestionar este tipo de asuntos, Ignacio Temiño recuerda que hay que buscar acuerdos amistosos desde la negociación. “Se trata de evitar diez años de procedimiento jurídico con la incertidumbre que ello genera de tener la marca sin poder utilizar. Esos acuerdos que planteamos se llaman acuerdos de coexistencia marcaria donde las empresas limitan el uso de la marca a determinados sectores y actividad”.

Definir grado confusión entre marcas

Por su parte, Gabriel Marín, consultor de Servicios Jurídicos de ClarkeModet, señala que “es práctica establecida en la EUIPO que a la hora de llevar a cabo el test de confusión y determinar si existe riesgo de confusión entre dos marcas enfrentadas, como es en este caso, lo importante es determinar el grado de distintividad de la marca oponente (MASSI) pero nunca de la marca solicitada (MESSI), que sería irrelevante a efectos de riesgo de confusión”.

“La pregunta que sigue es si esta práctica no está realmente alejada de la realidad del mercado y de cómo el público percibe los signos”, apunta.

“Sin embargo, el Tribunal General y ahora el Tribunal de Justicia ha dictado dos sentencias que pretenden romper, aunque sea de manera excepcional y para casos muy concretos, con esa tendencia de eludir siempre y en todo caso el posible carácter renombrado de la marca solicitante”.

Para Marín, “el Tribunal de Justicia viene a concluir que, no solo el renombre de las marcas oponentes, sino que la notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca y su percepción por el público es un factor pertinente para apreciar el riesgo de confusión y en el caso concreto para establecer una diferencia en el plano conceptual de ambas marcas”.

Recuerda este experto que “existen otros precedentes como la sentencia del Tribunal General de 14 de mayo de 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (Neymar) donde también se estimaron las pretensiones del jugador de fútbol brasileño a la hora de registrar su nombre como marca”.

Gabriel Marín, consultor de Servicios Jurídicos de ClarkeModet.

Por otro lado, “el Tribunal vuelve a destacar su visión sobre la “doctrina de los hechos notorios”, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o puede legar a conocer por medio de fuentes generalmente accesibles”.

“Según esta doctrina hay hechos que por su notoriedad no precisarían de ser expresamente probados por quien los invoca, sino que se trataría de hechos que, estando a disposición de la EUIPO cuando adoptó su resolución deberían haberse tenido en cuenta al apreciar la similitud entre los signos. En este caso el hecho notorio residiría en la fama mundialmente reconocida de MESSI para concluir la existencia de una clara diferencia con MASSI en el plano conceptual”, advierte.

“Por lo tanto, dos son los ejes fundamentales sobre los que pivota la sentencia que concede el registro a MESSI. La relevancia de la fama o renombre de la marca solicitada (o más concretamente del personaje al que remite conceptualmente la marca) y la importancia de los hechos notorios en el análisis global del riesgo de confusión, y en concreto en el factor conceptual”.

En su opinión, “la pregunta que surge a continuación es si este análisis resultaría igualmente extrapolable a los casos en que la marca solicitada no se refiere a ningún personaje famoso, pero sin embargo es una marca que ya disfruta de una gran reputación y de una gran distintividad adquirida por el uso”.

Marín recuerda recientes casos en los que marcas renombradas -por ejemplo, Giorgio Armani (Asunto T-653/18-ARMANI LE SAC)- no han podido hacer valer convenientemente su reputación precedente, por considerase irrelevante en fase de nuevos registros opuestos por un tercero”.

Gabriel Marín destaca que “sin duda es una cuestión de indudable trascendencia porque un extraordinario renombre podría ser considerado un hecho notorio, donde la distintividad adquirida de la marca solicitada (diversificación de mercados, rebranding etc.) deba considerase como factor relevante al analizar la posible confusión de las marcas, rompiendo así con la férrea práctica de la EUIPO de rechazar automáticamente sin más análisis este condicionante y su posible percepción por el público relevante”.