El Tribunal Supremo resuelve en una reciente sentencia un conflicto en relación a una patente desarrollada por un profesor tras participar en proyectos de investigación de la Universidad de Vigo promovidos por una empresa.
El debate que se plantea es si se trata de un caso de competencia desleal o más bien de aprovechar la experiencia investigadora para sacar adelante una patente con otra compañía.
ICMA Sistemas S.L. es una sociedad que fabrica y comercializa bombas de calor geotérmicas. Entre 2007 y 2012, concertó con la Universidad de Vigo tres proyectos de investigación, financiados por ICMA y parcialmente subvencionados por la Xunta de Galicia.
A su vez, Ecoforest Geotermia S.L. es una sociedad del grupo Bio Ecoforest S.L., constituida en enero de 2012, cuyo objeto social guarda relación con la fabricación y comercialización de toda clase de aparatos y equipos de bombas de calor.
Dos de los proyectos de investigación, que tenían una duración de dos años cada uno, fueron dirigidos por el mismo profesor universitario y se da la circunstancia de que su esposa, médica de profesión, aparece como socia fundadora de Ecoforest Geotermia.
En octubre de 2012, Ecoforest Geotermia solicitó una patente, que concedida en abril de 2014, que consiste en un sistema de producción de agua caliente sanitaria (ACS). Quienes aparecen como inventores de la patente son el profesor universitario y otra persona que figura como director general del Grupo Ecoforest.
En la demanda que dio inicio a este conflicto, ICMA ejercita una acción reivindicatoria de la patente porque entiende que fue solicitada para proteger los resultados obtenidos en los proyectos de investigación. Para justificarlo aportó un informe pericial.
En primera instancia se concluyó que no había existido ninguna apropiación, ni uso, de especiales conocimientos tecnológicos por parte de los demandados
En la demanda, además de ejercitar la acción reivindicatoria acumulaba acciones de competencia desleal basadas en la realización de los siguientes ilícitos concurrenciales: la captación de clientela, mediante el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, el realizado por ICMA con los proyectos de investigación, actos de imitación y de aprovechamiento de la reputación de ICMA, la explotación por las demandadas, en beneficio propio, de secretos industriales de la demandante y la inducción a la revelación de secretos industriales.
El TS recuerda que la acción reivindicatoria presupone que el demandante se arroga la condición de titular legítimo de la invención
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda porque, a tenor de los dictámenes periciales, con la única excepción del aportado por el propio demandante, las bombas de calor comercializadas por ICMA y por Ecoforest Geotermia no eran iguales en lo esencial, y las similitudes o semejanzas pertenecían a sistemas o conocimientos estandarizados.
Por lo que concluyó que no había existido ninguna apropiación, ni uso, de especiales conocimientos tecnológicos por parte de los demandados obtenidos de los proyectos de investigación promovidos por la demandante.
La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante y la Audiencia desestimó el recurso. Frente al fallo de apelación, la demandante formuló recurso de casación.
Ahora, el la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, formada por Ignacio Sancho Gargallo, Rafael Sarazá Jimena, Pedro José Vela Torres y Juan María Díaz Fraile, desestima también el recurso, en la sentencia 46/2022, 27 de enero.
El Supremo indica que para constatar si la invención patentada por la demandada es el resultado de esos trabajos de investigación, «debía comparase el prototipo de bomba de calor de ICMA de octubre de 2011, que la demandante identifica como resultado de esos trabajos, con la invención patentada».
Asimismo, aclara que «la acción reivindicatoria presupone que el demandante se arroga la condición de titular legítimo de la invención patentada, por lo que debe acreditar ese título legítimo sobre esa misma invención patentada».
Así que el juicio sobre su procedencia conlleva que deba analizarse la invención tal y como ha sido patentada, «con todas sus características técnicas, no solo los elementos caracterizadores, ni mucho menos solo las características que se pudieran considerar más novedosas».
Ni son iguales ni ha existido un aprovechamiento del resultado de los proyectos de investigación
El Supremo apunta que «la demanda tampoco analiza todas las características técnicas de la invención patentada, empezando por la reivindicación principal, ni muestra cómo todos esos elementos que componen la invención ya estaban en el resultado del proyecto de investigación».
Por otro lado, sobre los secretos industriales, el tribunal indica que la demanda no especificaba qué información concreta del proyecto de investigación era desconocida hasta entonces y había sido objeto de sustracción por parte del profesor universitario.
Recuerda que la Audiencia Provincial concluyó que «ni son iguales (no ha habido copia) ni ha existido un aprovechamiento del resultado de los proyectos de investigación. Y lo hace para negar que haya existido sustracción y explotación de secretos».
Constituiría una actuación desleal apropiarse del resultado del grupo de investigación
«Si el prototipo de ICMA, como entiende la propia demandante, es el resultado de los trabajos del segundo grupo de investigación y afloró en octubre de 2011, el hecho de que la demandada, con la intervención del profesor «haya elaborado otro sistema distinto y, a la postre más exitoso, que aflora un año más tarde, pues en octubre de 2012 se solicita patente, no supone que necesariamente se haya apropiado indebidamente del resultado de la investigación«.
El haber intervenido como profesor universitario en el proyecto de investigación «ineludiblemente habrá contribuido a mejorar sus conocimientos sobre lo que era objeto de investigación».
Así, matiza que «constituiría una actuación desleal apropiarse del resultado del grupo de investigación«, pero «no lo es que, una vez concluido el proyecto y después de que ICMA hubiera realizado el prototipo resultado de esos trabajos de investigación, el profesor con otra compañía hubiera desarrollado otro sistema distinto, y para ello haya empleado conocimientos adquiridos en los trabajos de investigación».
El Supremo explica que «podría no ser muy clara la línea divisoria entre apropiarse del resultado de la investigación y el empleo de los conocimientos que necesariamente adquiere quien interviene en esos trabajos de investigación para realizar, a continuación, otro prototipo de bomba de calor geotérmica cuya comercialización en el mercado entra en competencia con la bomba resultado del grupo de investigación».
En este caso, concluye, «no habría habido una apropiación indebida del esfuerzo ajeno, y sí un aprovechamiento lícito de la formación adquirida por la participación en el grupo de investigación».
