El abogado Iván Sempere Massa, de la firma Padima, especializada en propiedad intelectual, explica en Confilegal el caso Havaianas.
Caso Havaianas: El Tribunal Supremo aclara el estándar de prueba en relación a las importaciones paralelas
El TS considera que el ofrecimiento o venta de una mercancía en régimen de tránsito o depósito aduanero a un operador que la comercializará en el Espacio Económico Europeo supone una infracción marcaria, según señala en el caso Havaianas
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02/3/2022 11:25
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Actualizado: 02/3/2022 11:27
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El Tribunal Supremo (TS) considera que el ofrecimiento o venta de una mercancía en régimen de tránsito o depósito aduanero a un operador que la comercializará en el Espacio Económico Europeo (EEE) supone una infracción marcaria. Así lo dictamina en una sentencia en la que Havaianas ha ganado la batalla en un caso de importaciones paralelas.
El caso se remonta a 2015, cuando la mercantil Marcas por Menos, S.L., adquirió en Panamá 21.480 sandalias originales de la marca Havaianas, las introdujo en la aduana de España en régimen de depósito aduanero y, posteriormente, las ofreció y vendió a la compañía inglesa Happy Sport, Ltd. para su comercialización en la UE.
A este hecho se le llama “importación paralela”: situación en la que un producto fabricado legalmente en el extranjero se importa a la UE sin permiso del titular de la marca.
En base a estos hechos, Alpargatas, S.A y Alpargatas Europe, S.L.U.(titular y licenciatario de la marca en la UE, respectivamente), representadas por la firma de propiedad intelectual Padima, interpusieron una demanda ante los Juzgados de Marca de la Unión Europea de Alicante contra Marcas por Menos, S.L. por infracción de derechos marcarios.
DIFICULTAD PARA PROBAR LA INFRACCIÓN DE MARCA
«Es muy frecuente que los titulares de las mercancías que se encuentran en tránsito o depósito aduanero intenten ofrecer o vender sus productos dentro de la UE, infringiendo los derechos marcarios del titular de la marca», señala a Confilegal el abogado que ha llevado el caso, Iván Sempere Massa.
En estos casos, para demostrar la existencia de una infracción marcaria, el artículo 9 del Reglamento de Marca Europea exige probar que el titular de la mercancía que se encuentra en tránsito o depósito está ofreciendo o comercializando los productos dentro de la UE, ya sea directamente o a otra empresa que “ineluctablemente” la comercializará en la UE.
«El reto en este último caso es probar que esa otra empresa va a comercializar la mercancía en la UE. Esta prueba es muchas veces imposible si va ligada a la intención o el conocimiento de la empresa ofertante», explica Sempere.
Destaca que lo interesante de esta sentencia es que «tanto la Audiencia Provincial de Alicante como el Tribunal Supremo llegan a esa conclusión en virtud de las pruebas indiciarias que rodean el caso, sin exigir una prueba directa de ese conocimiento».
«En primera instancia, el tribunal de lo mercantil exigió probar que el titular de la mercancía en tránsito o depósito conocía el destino de los productos, lo que resultaba prácticamente imposible. Por eso, la Audiencia Provincial revocó la sentencia de instancia dando la razón a Havaianas. El Supremo respalda ahora la tesis de la Audiencia y confirma que lo que tiene que acreditar el actor es que la oferta implica una comercialización en la UE. Explica que el conocimiento o falta de conocimiento por parte de la demandada sobre la intencionalidad no es un elemento que haya de tenerse en cuenta a la hora de enjuiciar su responsabilidad ni, por tanto, algo que deba probar la actora», resume Sempere.
«Esta sentencia supone un éxito rotundo para Havaianas, que, tras una tediosa batalla legal, ha conseguido defender sus derechos», manifiesta el letrado, y destaca que esta decisión ayuda a entender el estándar de prueba respecto del requisito relativo al destino de la mercancía, «cuya acreditación suponía en muchos casos una prueba diabólica para los titulares de marcas».
EL CASO, AL DETALLE
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al no apreciar la infracción denunciada. Si bien constaba la importación y depósito de las sandalias marcadas con los signos distintivos de la demandante, y también había quedado acreditada la posterior comercialización de estas sandalias en el Reino Unido, no consideró probado que la demandada fuera quien hubiera realizado esa comercialización ni tampoco que conociera que, a quien se las transmitió, tuviera ese propósito de comercializarlas dentro del Espacio Económico Europeo.
La resolución fue recurrida por los demandantes en apelación ante la Audiencia de Alicante, que estimó el recurso.
La resolución del tribunal (Sección Octava) partía en primer lugar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18 de octubre de 2005, asunto Colgate (C- 405/03), y de la doctrina contenida en ella, que sintetiza en tres puntos: el operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero puede vulnerar los derechos del titular de la marca en determinados supuestos; el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando implican necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad; y que la carga de la prueba del ofrecimiento o venta de las mercancías «no comunitarias» corresponde al titular de la marca.
La Audiencia de Alicante consideró probado a través de prueba indiciaria que Marcas por Menos, S.L. ha realizado actos de ofrecimiento y/o venta de mercancías originales de la marca con estatuto aduanero de «mercancías no comunitarias» que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE, en concreto, en el Reino Unido. Hechos de los que la Audiencia infiere que «la demandada ofreció y vendió las sandalias mientras estaban en régimen de depósito aduanero a sabiendas de que iban a ser comercializadas en el Reino Unido, como así ha ocurrido efectivamente».
En relación con el cumplimiento de la carga de la prueba, la sentencia de apelación añade la siguiente consideración: «No cabe exigir a las actoras la prueba directa de que la demandada conociera que el destino de las mercancías comercializadas por ella iba a ser el EEE, sino que basta con la prueba indiciaria referida. De otro lado, no ha probado la demandada que su oferta y venta de las sandalias tuviera un destino distinto del territorio del EEE ni que hubiera adoptado precauciones o cautelas para asegurar ese destino, máxime cuando ya había sido requerida por las actoras en el año 2015 para que se abstuviera de realizar cualquier conducta infractora».
Ahora, el tribunal de la Sala de lo Civil del Supremo ha desestimado los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Marcas por Menos, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial, de 18 de enero de 2019 que conoció de la apelación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, de 24 de abril de 2018.
La sentencia es la número 864/2021, de 14 de diciembre, que firman los magistrados Ignacio Sancho Gargallo (presidente y ponente), Pedro José Vela Torres y Juan María Díaz Fraile.
Marcas por Menos ha sido condenada al cese, a la retirada y a la destrucción de la mercancía litigiosa, así como al pago de las costas e indemnizaciones procedentes.
LA ARGUMENTACIÓN DEL SUPREMO
El Supremo recuerda que como advierte el propio recurrente, constituye jurisprudencia reiterada de esta Sala que «las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria» (entre otras, sentencias 333/2012, de 18 de mayo, 472/2015, de 10 de septiembre, y 202/2017, de 29 de marzo).
Explica que en este caso, la Audiencia no ha aplicado las reglas de la carga de la prueba para declarar acreditado que la demandada ofreció y vendió las sandalias (a Happy Sport, LTD) mientras estaban en régimen de depósito aduanero a sabiendas de que iban a ser comercializadas en el Reino Unido. Añade que ea Audiencia alcanza esta conclusión por medio de una prueba de presunción judicial, regulada en el artículo 368 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a partir de unos indicios, hechos declarados probados.
El artículo 386 LEC regula cómo el tribunal, a partir de unos hechos admitidos o probados, puede «presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
«La presunción judicial, siempre y cuando se realice correctamente el juicio de inferencia, es un medio de prueba válido para acreditar hechos controvertidos, y su empleo no puede confundirse con la aplicación de las reglas de la carga de la prueba, que no es necesario aplicar respecto de esos hechos por haber quedado ya acreditados», afirma el Supremo.
Por otra parte, señala que como recuerda la sentencia 202/2017, de 29 de marzo, «el posible control de la presunción judicial mediante un recurso extraordinario por infracción procesal se reduce a si “el proceso deductivo no se ajusta a las reglas de la lógica por no ser el hecho deducido producto de una inferencia lógica desarrollada a partir de los hechos acreditados” (sentencias 471/2008, 27 de mayo de 2008 y 192/2015, de 8 de abril)».
Dicha resolución añadía que «sin perder de vista que esta prueba “no requiere de la existencia de un resultado único, sino que es posible admitir diversos resultados lógicos de unos mismos hechos base, pues de no ser así no nos encontraríamos ante una verdadera presunción, sino ante los facta concludentia” (sentencia 192/2015, de 8 de abril)» y que en este contexto, la revisión en el recurso extraordinario por infracción procesal se ciñe a “la sumisión a la lógica de la operación deductiva, quedando reservada a la instancia la opción discrecional entre diversos resultados posibles” (sentencias 686/2014, de 25 de noviembre y 192/2015, de 8 de abril).
Bajo estas premisas, el Supremo no considera que sea susceptible de censura el juicio de inferencia realizado por la Audiencia para, a partir de unos determinados hechos, tener por cierto que Marcas por Menos, S.L. ofreció y vendió las sandalias identificadas con la marca de las demandantes a Happy Sport, LTD a sabiendas de que iban a ser comercializadas en el Reino Unido. «Parte de unos hechos directamente acreditados, cuya certeza no ha sido cuestionada», señala.
En cuanto al recurso de casación, en el que se denuncia la infracción del artículo 9 del Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria, y la jurisprudencia que lo interpreta, los magistrados señalan que no cabe apreciar la infracción denunciada sin alterar la base fáctica.
Subrayan que si partimos de lo declarado probado por la sentencia recurrida, no es posible apreciar tal infracción, pues se acomoda a las exigencias contenidas en la citada sentencia del TJUE. «En la medida en que se ha considerado acreditado que la demandada ofreció y vendió la mercancía (sandalias con la marca de las demandantes) a una compañía del Reino Unido (Happy Sport, LTD), en unas condiciones que denotaban que iban a ser comercializadas en el Reino Unido (se pusieron a la disposición del comprador en el puerto de Dover y el tallaje se adaptaba al exigido en el Reino Unido), como de hecho ocurrió, cabía concluir, como hizo la sentencia recurrida, que la demandada ofreció y vendió la mercancía conocedora de que iba a ser comercializada en el Reino Unido», concluye el Supremo.
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