El Tribunal Supremo ha dado la razón a Inditex en el litigio contra la empresa de servicios de internet Buongiorno, que ofreció como regalo a sus suscriptores una supuesta tarjeta de regalo de Zara, al entender que se aprovechó del renombre de la marca del gigante textil.
En una sentencia fechada el pasado 10 de abril a la que ha tenido acceso Confilegal, la sala de lo civil ha estimado el recurso de Inditex contra un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid.
Para Raúl Bercovitz, socio de Santiago Mediano Abogados, uno de los abogados que ha llevado este asunto, junto con su compañero Francisco Arroyo, «el caso es importante porque limita el posible uso de marcas ajenas como gancho publicitario para dar repercusión a tu propio producto. En este caso una tarjeta regalo que tampoco existía, porque daban el premio en efectivo».
«Lo importante aquí es que no había ningún vínculo, simplemente que esa empresa decidió utilizar una marca renombrada, como Zara, para atraer la atención de la gente», subraya Bercovitz.
En este sentido, desde Santiago Mediano Abogados, insisten en que «se ha reconocido lo que venía diciendo Inditex, que cualquier empresa a la que se le ocurra utilizar la marca Zara como gancho publicitario será sancionada».
Y es que como subraya el Tribunal Supremo en su sentencia, Buongiorno se aprovechó así «del renombre de Zara, de su poder de atracción, reputación y prestigio».
Origen del caso
El litigio se remonta a 2010, cuando la empresa Buongiorno Myalert ofreció como obsequio a sus clientes la participación en un sorteo en el que uno de los premios era una supuesta tarjeta regalo de Zara.
Buongiorno era titular de los sitios web blinko.es y blinkogold.es, donde ofrecía servicios y descargas de contenidos de entretenimiento a través de sus servicios WAP y servicios SMS para teléfonos móviles.
En dicha campaña publicitaria, el suscriptor veía aparecer en la pantalla el signo Zara enmarcado en un rectángulo que evocaba el formato de las tarjetas de regalo, por lo que Inditex, como titular de la marca Zara, ejercitó acciones de violación de marca asesorado por el despacho Santiago Mediano Abogados.
En contra del criterio de la Audiencia Provincial, el Supremo entiende que la conducta de Buongiorno conllevaba «un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca Zara», ya que para publicitar sus servicios ejecutaba una transferencia ilícita, es decir, no consentida, de la imagen de marca.
Cuestión prejudicial ante el TJUE
Este caso es significativo porque El Tribunal Supremo español consideró necesario plantear una cuestión prejudicial al TJUE, debido a la diferente redacción de las últimas Directivas europeas en materia de marcas en relación con los requisitos de licitud del uso de marcas ajenas. Es decir, sobre el alcance del actual artículo 37 de la Ley de Marcas.
El TJUE resolvió la cuestión prejudicial, sobre el uso referencial lícito de una marca ajena, declarando que “el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o un servicio ofrecido por ese tercero«.
A la vista de esta interpretación del artículo 37, letra c), de la Ley de Marcas, en su versión inicial, aplicable ratione temporis a los hechos del litigio principal, el Tribunal Supremo entiende que el uso de la marca Zara realizado por Buongiorno (que no era ‘necesario’ para designar el destino de sus servicios de información a través de Internet y de la red de telefonía móvil), no constituía un uso referencial lícito.
Es decir, no estaba amparado por los límites del derecho de marca.
