El Tribunal Supremo ha desestimado las pretensiones de la italiana marca de ropa «Diesel» frente a la española «Odisel». Una decisión que han compartido otros tribunales, y que muestra que, a pesar del aparente parecido fonético entre ambas, no existe riesgo de confusión ni aprovechamiento indebido entre las marcas.
Sin duda, Diesel, empresa italiana fundada en 1978, ha conseguido hacerse un importante hueco en el mundo de la moda «denim». Fabricación de «prendas de ropa vaquera» que, con los años, ha ido incrementándose, incorporando actividad en calzado, complementos o joyería.
Una marca que, sin embargo, ha llegado ante los tribunales para «defender» su posición frente a la marca española Odisel, propiedad de Ohbuyshoes S.L.. Una empresa española, fundada en 2017, que vende calzado online, sin disponer de tiendas físicas.
Enfrentamiento entre ambas que comenzaba ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Entidad que, pese a la oposición de Diesel, concedía el registro de marca a Odisel, al entender que, pese a la notoriedad de la marca italiana, «no existe aprovechamiento indebido ni menoscabo del carácter distintivo» de la misma.
Una decisión ante la que Diesel interpuso una demanda contra Ohbuyshoes S.L., que llegaba ante el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona. Juzgado que, en su sentencia 188/2020, desestimaba las pretensiones de la marca italiana, con imposición de costas.
Fallo que se repetía en la Audiencia Provincial de Barcelona, que desestimaba el recurso presentado por Diesel ante la sentencia anterior. Ello, valorando que, a pesar de que puede haber «cierto grado de similitud entre los elementos denominativos», e incluso fonético, «el elemento gráfico y su pronunciación minimizan el posible riesgo de confusión».
Algo que llevaba a Diesel, en defensa de su marca, ante el Tribunal Supremo.
El Supremo falla en contra de Diesel
En concreto, ante la Sala de lo Civil compuesta por los magistrados Ignacio Sancho Gargallo (presidente), Rafael Sarazá (ponente) , Pedro José Vela Torres y Nuria Auxiliadora Orellana.
Magistrados que, en su sentencia 1342/2025, desestimaban nuevamente las pretensiones de la marca italiana frente a Ohbuyshoes S.L.
Así pues, alegaba Diesel que se había producido una vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva. Ello, debido a que no se valoró anteriormente uno de los puntos litigiosos de la demanda, como era el aprovechamiento indebido por parte de Odisel de la marca italiana y de su renombre.
Un motivo que rechaza el alto tribunal, debido a que, ya que ambas marcas estaban registradas para la venta del mismo producto, ya la propia Ley de Marcas «establece la posibilidad de anular la marca cuando el grado de similitud pudiera generar confusión». Algo ya rechazado en este caso.
Planteamiento en el que, sin embargo, el Tribunal Supremo entra a valorar. Ello, destacando que el hecho de que una marca «goce de renombre» no significa que «deba estimarse cualquier demanda» frente a cualquier otra marca.
Contexto en el que el tribunal concluye que no se ha producido aprovechamiento indebido, debido a la diferencia de los signos, así como que Odisel evoque elementos diferentes, como los precios ajustados, a los de Diesel, que apuesta por la moda «premium» juvenil. Una falta de concordancia que, para el TS, también excluye que se produzca un perjuicio para el carácter distintivo de Diesel.
Valoración por la que el Supremo desestima las pretensiones de la marca italiana nuevamente. Con imposición de costas.
