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El TGUE aclara que el diseño modular de las piezas de LEGO debe ser objeto de protección al ser válido

El tribunal delimita en la sentencia la difusa frontera entre los aspectos estéticos y funcionales del diseño industrialVarios expertos analizan la importancia de esta sentencia. Foto: Pixabay.
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El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dado la razón a la compañía LEGO en la sentencia de 24 de marzo de 2021, en el asunto T-515/19, al reconocer la validez de un diseño consistente en la representación de un bloque de este conocido juego de construcciones.

La decisión se ocupa de delimitar la siempre difusa frontera entre los aspectos estéticos y funcionales del diseño industrial, una tarea nada sencilla de la que depende la existencia misma del Derecho.

La sentencia considera por tanto que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) infringió lo dispuesto en el Reglamento al no haber identificado exhaustivamente todas las características de apariencia que componen el producto, ya que, aunque corresponde al solicitante de la nulidad acreditar dicho extremo, era obligación de la EUIPO confirmar que efectivamente dicha función técnica es el único factor determinante de estas características.

Expertos como Andy Ramos, counsel en Pérez-Llorca Abogados y director del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías; Carlos Morán, socio de Elzaburu; y Gabriel Castilla, responsable de Ingeniería del Área de Patentes de PONS IP, analizan la importancia de esta sentencia.

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Lego, proactiva para defender sus activos

Andy Ramos señala que la cuestión se centra en que “LEGO desde hace muchos años lleva intentando proteger sus piezas en todo el mundo, principalmente en Europa y Norteamérica, por diferentes mecanismos que ofrece la propiedad intelectual e industrial”.

Hace años consiguió que el TGUE les diera una marca tridimensional sobre sus piezas de LEGO, sus famosos bloques. También lo intentó como patente y ahora lo intentaba como diseño industrial. También ha jurisprudencia en EEUU se discute si las fichas de Lego se pueden proteger como patente, diseño o marca”.

A este respecto la EUIPO “cambió de criterio sobre este asunto ante su complejidad técnica y jurídica. Hay que señalar que la complejidad técnica del diseño estaba condicionada por la función técnica del producto. Si un objeto su control y su diseño tiene una función técnica, no podemos ir por diseño industrial sino por patente o por modelo de utilidad”.

Ramos recuerda que la sala de apelación de la EUIPO señaló que “el diseño está condicionado por la función técnica del producto y LEGO recurrió. Ahora para el TGUE estamos ante un diseño, los contornos no tienen una función técnica y lo podían tener cuando se ensamblen con otros bloques, pero de forma aislada no lo tienen, son contornos y se pueden proteger como diseño industrial”.

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Desde su punto de vista, el debate está abierto a nivel propiedad industrial, “hay expertos que creen que la sala de apelación de la EUIPO tiene razón y denegó el registro como diseño, y otros que se amparan en la sentencia del TGUE para avalar este fallo y sus repercusiones”.

Andy Ramos, counsel en Pérez-Llorca Abogados y director del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías.

Ramos considera que da la sensación de que el reclamante no justificó bien la existencia de una función técnica. “En este tipo de asuntos el papel del abogado es clave para persuadir al tribunal examinador para diferenciar la parte técnica de la estética, sobre todo en aquellas piezas donde pueda estar mezclado”, advierte.

Este experto destaca que “empresas como LEGO, que protegen sus activos por diversas cuestiones, lanzan un mensaje positivo a su entorno. Los abogados debemos ser creativos y las empresas diligentes a la hora de proteger sus activos. Esa mentalidad de protección es importante y no la tienen todas las empresas”.

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Esta sentencia supone una motivación adicional para que los fabricantes traten de aportar elementos distintivos a sus productos, de manera que se distingan de la propia función técnica de los mismos y que, por lo tanto, dichos modelos puedan gozar de la protección que les concede el Reglamento.

Producto modular sujeto a protección

Para Carlos Morán, socio de Elzaburu, “la decisión de la EUIPO se basaba en el artículo 8.1 del Reglamento (CE) número 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios, conforme al cual no se puede obtener protección sobre las características de la apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica».

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En opinión de la Sala de recurso, todas las características de la apariencia del ladrillo de LEGO cumplían la función técnica de propia de un bloque de construcción consistente en permitir su ensamblaje y desensambalaje con otros bloques.

En su recurso ante el Tribunal General, LEGO invocó la excepción contenida en el apartado 3 del mismo artículo 8, según la cual se podrá obtener protección sobre los diseños que sirvan para permitir el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular. Aunque LEGO ya había alegado esta excepción a su favor ante la Sala de recurso de la EUIPO, esta había omitido cualquier consideración sobre la misma en su resolución.

Para este jurista, “la importancia de la sentencia del Tribunal General radica precisamente en el análisis detallado que realiza de este precepto y su relación con los apartados 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento”.

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“El Tribunal declara que la posible aplicación de la excepción del apartado 3 debe ser examinada en todos los casos en los que se pretenda la protección del diseño de elementos que cumplan la función de interconexión con otros productos, incluso cuando ese diseño obedezca exclusivamente a esa función».

Carlos Morán, socio de Elzaburu.

“Por ese motivo, el Tribunal considera que la EUIPO incurrió en un error de derecho al no analizar en el caso si el diseño registrado por LEGO podía ampararse en esa excepción”, aclara.

«En nuestra opinión, los juegos de construcción de LEGO suponen un buen ejemplo de un ‘sistema modular’ en el sentido de la norma en cuestión, y por tanto deberían ser objeto de protección conforme a la finalidad de la misma explicitada en el considerando 11 del Reglamento Comunitario«.

“Los ajustes mecánicos de los productos modulares pueden constituir un elemento importante de sus características innovadoras y una ventaja fundamental para su comercialización”.

A su juicio, “no cabe duda de que en el caso de los juegos de LEGO es así, y desde esta perspectiva la sentencia del Tribunal General merece ser elogiada«.

Se eliminan las restricciones de diseños

Por su parte, Gabriel Castilla, responsable de Ingeniería del Área de Patentes de PONS IP, señala que “esta sentencia va a suponer que las restricciones que plantea la legislación de diseños para registrar  aquellos productos cuya forma está condicionada por su función técnica, tengan cada vez menos valor, ya que cualquier elemento o parte del diseño a la que no se pueda atribuir una función técnica directa, y no va a ser difícil encontrar ese elemento en la mayoría de los productos, va a ser considerada como un elemento aparente y va a hacer al conjunto del producto valedor de la categoría de diseño”.

A su juicio, “la restricción que plantea la legislación surge de la necesidad de no bloquear a terceros la posibilidad de fabricar un producto para el cual se precisa reproducir unas formas concretas que están asociadas a una función técnica conocida, este es el caso por ejemplo de una broca de una taladradora, la cual muestra una geometría determinada por la función de penetrar y cortar o desbastar”.

“La idea que subyace en la legislación es la de impedir monopolios frente a terceros sobre formas que necesariamente se deben de reproducir para que el producto funcione, en este caso los afectados serían otros fabricantes de brocas”, indica.

Gabriel Castilla, responsable de Ingeniería del Área de Patentes de PONS IP.

Castilla cree que “la sentencia identifica en la pieza de LEGO elementos casi irrelevantes, con geometría no condicionada por una función técnica y, por tanto, dotados de carácter estético, va a suponer que los fabricantes de productos eminentemente técnicos introduzcan en sus diseños elementos estéticos menores para superar fácilmente la restricción establecida por ley y puedan obtener un monopolio de explotación sobre las formas de un producto que realmente no fue concebido con una finalidad estética”.

“En definitiva, las consecuencias previsibles de este sentencia pueden ser el aumento del número de solicitudes de diseños industriales y un mayor número de litigios para hacer valer los derechos otorgados a los diseños así concedidos”.

Desde su punto de vista cree que “esta situación tendrá especial repercusión en aquellos sectores de la ingeniería o fabricación de productos industriales de pequeño o gran consumo ya sea a nivel nacional o comunitario, pues la sentencia sienta un precedente y, por tanto, será tenida en consideración tanto en tribunales de España como de otros países de la CE”.