El despacho Elzaburu analiza la última reforma de la Ley de Marcas, vigente desde hace un mes.

Nueva Ley de Marcas: Una reforma en tres tiempos

18/2/2019 06:15

Actualizado: 18/2/2019 17:15

La entrada en vigor, hace un mes, de Ley de Marcas supone una reforma en tres tiempos por las modificaciones del texto original que así lo articular.

“En primer lugar, hay preceptos que entraron en vigor el 14 de enero del 2018, que son, básicamente, la esencia del cambio: Lo que es el concepto de marca o las nuevas marcas que se pueden depositar, entre otros asuntos”, explica Luis Baz, director de Marcas del despacho Elzaburu, en el que dirige un equipo de 70 personas.

“Un segundo tiempo en la entrada en vigor, otra parte relevante adaptarse a la normativa de la Oficina de Marcas de la UE (EUIPO). Sobre esta segunda reforma aún no se conoce su fecha de entrada en vigor, al depender del Reglamento que lo desarrolle, se refiere a la prueba de uso que el oponente en un procedimiento de solicitud de marca deba aportar para acreditar que cumple por el uso de sus marcas”, añade.

Y habría un tercer tiempo en la reforma “que busca la desjudicializacion de los procedimientos de nulidad y caducidad. En estos momentos la competencia de estos procesos la tienen los tribunales ordinarios, jurisdicción civil y sin embargo, a partir del 2023 será competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas y está por ver si esta competencia será compartida con los tribunales o exclusiva de dicha entidad.”

Este cambio hará que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la competencia pase de los tribunales a este órgano administrativo.

Junto a las marcas convencionales, este texto establece la posibilidad de registrar marcas de posición, tridimensionales, sonoras, multimedia y de movimiento; lo que es un claro reflejo de la gran transformación que está afrontando el panorama empresarial en toda Europa y en España.

En opinión de Baz, cuyo trabajo consiste en asesorar a los clientes en esta materia tan delicada y necesaria como el registro y protección de las marcas, este es un reto importante para dicha Oficina Española.

«Deberán contar con los medios técnicos y humanos necesarios para realizar su trabajo en esa dirección que indica la nueva normativa. Tendrán que generar plazas de examinadores para dar respuesta a toda la nueva actividad”.

Luis Baz, director de marcas de Elzaburu , es consciente que la Ley de Marcas es un reto para la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

En cuanto al efecto de trasladar allí la actividad señala que “se acortan tiempos, no habrá costas judiciales con lo cual el que pierda no tendrá tantos riesgos. Es previsible que se ejerciten más acciones de nulidad y caducidad de marcas que antes”.

Que esta reforma se organice en tres partes permite a las empresas tener cierta tranquilidad.

“Las empresas se pueden preparar mejor aunque hay cierta incertidumbre sobre todo en el segundo tiempo donde habrá que ver a partir de cuando se podrá pedir prueba de uso en los procedimientos de oposición en la solicitud de registro de marca”, cuenta.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron el pasado jueves durante la jornada que organizó Elzaburu para abordar las novedades del texto legislativo y los nuevos tipos de marca que pueden registrarse.

RECOMENDACIÓN: GUARDAR LA DOCUMENTACIÓN PARA PROTEGER LA MARCA

Desde Elzaburu, se recomienda a las empresas que traten de guardar documentación que acredite el uso de sus marcas y que lo conserven sine die.

“Existen muchas razones para que esta documentación se guarde, bien por uso en procedimientos de nulidad, o a nivel judicial en el llamado aplicación del derecho de intervención”, explica este jurista

“También recuerda que esta nueva Ley de Marcas suprime el ius utendi, el derecho de uso de las marcas. Eso genera como consecuencia directa es que aunque no me anulen una marca sí pueden ejercitar una acción por infracción y esa acción puede ser estimada. Eso provocaría que no pudiéramos usarla si se estimase dicha acción”.

Un cambio producido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Baz aclara que el empresario tiene nuevas posibilidades.

Hay ahora un nuevo concepto de marca y los nuevos tipos que pueden registrarse a partir de esta reforma de la ley de 2001, como marcas de posición, que consisten en la manera específica en el que un signo se coloca sobre el producto; tridimensionales, como embalajes, apariencias, recipientes o aspecto externo de escaparates o distribución de los espacios interiores de las tiendas; de sonido, de movimiento y multimedia, que aúna las dos anteriores.

“Han nacido en los últimos años nuevas forma de publicidad y las marcas buscan ser cada vez más llamativas y audiovisuales; ante esta realidad surge la pregunta “quo vadis, marcas?»; «¿hasta dónde pueden llegar las marcas?”, explicó, añadiendo que el siguiente paso podría ser que la admisión de marcas olfativas, gustativas o táctiles, como ya ocurre en otros países.

Esteban Zuluaga, experto en gestión internacional de marca del Foro de Marcas Renombradas españolas, Rosa María Aras Ranedo, jefe de Sector de Programas de Promoción de ICEX, Luis Baz, socio de Elzaburu, y Borja Borrero, director creativo ejecutivo de Interbrand, quienes tomaron parte en la jornada para analizar la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Marcas.

A PESAR DE LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS, LAS CONDICIONES SON LAS MISMAS

Señaló que, a pesar de que la Ley amplía su espectro de signos susceptible a ser solicitados como marca, deben seguir cumpliendo las condiciones de ser claras, precisas, completas, fácilmente accesibles, inteligibles, duraderas y objetivas, así como tener suficiente capacidad distintiva.

Este experto también cree que en este nuevo texto se ha apostado por una fórmula genérica que elimina las restricciones previas y delimita que “cualquier persona física y jurídica, incluidas las entidades de derecho público, pueden registrar una marca”.

Además, suprime el requisito de la representación gráfica.

A partir de ahora, se podrán presentar observaciones de terceros y, una de las más importantes novedades, viene de la mano de la prueba de uso.

Para este experto la mejor forma de proteger tu marca “supone el registro de la misma forma que se vaya a usar. Si la voy a utilizar en una serie de combinaciones de colores, lo lógico es que lo registre asi respetando esos colores. Si no tengo claro que voy a utilizar con elementos tipográficos, la puedo presentar como marca denominativa, si tuviera esos elementos hablaríamos de marca figurativa”.

CONFLICTOS ENTRE MARCAS

En este nuevo cambio de planteamiento de registrar las marcas como se vayan a utilizar, también nos comenta que la nueva Ley ha traído cambios en la renovación y que mantiene los principios generales desde que el registro sea firme, pero ahora se establece un periodo de cinco años.

Sobre los conflictos entre marcas, reconoce Baz que antes de acudir a los tribunales se busca negociar con la otra parte para evitar acudir a un pleito que suele ser largo y complejo para todos. Los propios tribunales de la UE invitan a ello por su forma de funcionar.“

Se pierde tiempo, dinero y a veces surge la sorpresa y no te reconocen tu derecho, de ahí que exista cierta parte de inseguridad en ese fallo judicial posterior. Por eso es mejor buscar un acuerdo con el contrario en este tipo de situaciones”, apunta.

Respecto a estos acuerdos, hay una pequeña novedad que nos explica este jurista en relación con la Ley de Marcas “actualmente si alguien otorga el consentimiento para el registro de una marca, luego no podrá instar la nulidad de esa marca ante los tribunales. Por lo tanto, esta modificación de la normativa nos obliga a revisar muy bien los acuerdos a los que lleguemos con el fin de evitar que se pueda considerar que en ese acuerdo hay un consentimiento expreso para el registro de la marca. Si se interpreta así ya no se podrá ejercer una acción de nulidad, a no ser que se actúe de mala fe”.

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