Un empresario de Elche (Alicante), Mariano Esquitino, registró la marca Conguitos para una amplia gama de productos, a lo que Chocolates Lacasa reaccionó presentando un recurso ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que lo desestimó, por lo que impugnó dicha resolución ante el TGUE, que confirma la resolución de la EUIPO. Foto: Conguitos.
El TGUE confirma que la marca Conguitos puede ser usada para productos de perfumería, joyería, bisutería y accesorios
Desestima el recurso de Chocolates Lacasa, dictaminando que los consumidores no establecerán ninguna asociación entre las marcas en pugna por ofrecer productos "tan poco parecidos”
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13/6/2023 06:30
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Actualizado: 13/6/2023 10:30
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El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado el recurso interpuesto por Chocolates Lacasa contra la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) favorable al mantenimiento de Conguitos como marca de la Unión Europea para productos de higiene personal, perfumería, joyería, bisutería y accesorios, registrada por un empresario de Elche (Alicante), Mariano Esquitino Madrid.
Considera que los consumidores no establecerán ninguna asociación entre las marcas en pugna por ofrecer productos «tan poco parecidos».
Es el asunto T‑339/22.
Puede acceder a la sentencia, pinchando aquí.
El empresario Mariano Esquitinio ha estado asistido por los letrados Fernando Ortega Sánchez e Ignacio Temiño Ceniceros, del despacho Abril Abogados, de Madrid y con servicio a nivel nacional e internacional.
«Estamos muy satisfechos porque el tribunal confirma una situación que trae causa de 1992, cuando la familia Esquitino registró válidamente la marca para prendas de vestir y calzado, y a partir ahí cada empresa operó en su sector, hasta que en 2016 Lacasa quiso revertir esa situación», detalla a Confilegal el abogado Fernando Ortega.
Según explica, el Tribunal Supremo español, en 2021, ya confirmó la decisión del Tribunal de Marcas de la Unión Europea español, que dictaminó que Lacasa «no podía prohibir a la familia Esquitino operar en el tráfico mercantil con Conguitos, salvo para productos de confitería». «Por tanto, declaró el derecho de este empresario a explotar la marca a través del grupo de empresas Illice para prendas de vestir y calzado, y productos análogos», añade.
Fernando Ortega destaca que lo que ahora ha hecho el TGUE es alinearse con lo previamente dictaminado por los tribunales españoles.
Además, apunta que antes de este conflicto, en 2013, «fue la familia Esquitino la que tuvo que demandar a Lacasa por infracción de la marca Conguitos para identificar prendas de vestir y calzado, viéndose reconocidas las pretensiones del Grupo Illice».
«Al final, lo que ha quedado demostrado es que el empresario Mariano Esquitino no actuó de mala fe ni con la intención de aprovecharse indebidamente», concluye.
EL CASO
En diciembre de 2016, Chocolates Lacasa Internacional, S. A., con domicilio social en Utebo (Zaragoza), presentó ante la EUIPO, en Alicante, una solicitud de nulidad de la marca de la Unión Europea registrada por este empresario ilicitano para una amplia gama de productos.
Chocolates Lacasa alegó que este empresario había actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca y que estaba intentando aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de una serie de marcas anteriores, registradas por ella.
En febrero de 2021, la EUIPO consideró que las pruebas aportadas por Chocolates Lacasa sólo demostraban el uso efectivo de la marca denominativa de la Unión anterior Conguitos, registrada en julio de 2006 para “confitería y bombones, en concreto cacahuetes recubiertos de chocolate”.
La EUIPO rechazó en su totalidad la solicitud de declaración de nulidad sobre la base de la mala fe y del aprovechamiento indebido del renombre de las marcas anteriores.
Chocolates Lacasa Internacional interpuso un recurso ante la propia EUIPO, que fue desestimado.
La empresa chocolatera impugnó entonces dicha resolución ante el TGUE solicitando que la anulara y estimara su solicitud de nulidad de la marca controvertida.
Para ello, alegaba infracción del artículo 53, apartado 1, letra a) del Reglamento 207/2009, interpretado conjuntamente con el artículo 8, apartado 5, de éste, e infracción del artículo 52, apartado 1, letra b). del citado reglamento.
LA ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL
Chocolates Lacasa cuestionaba la conclusión de la EUIPO de que, a pesar del carácter distintivo de su marca anterior respecto de los productos pertinentes y de su renombre en España respecto a los cacahuetes recubiertos de chocolate, el público de referencia no asociaría las marcas en pugna en el caso de productos tan poco parecidos como los que son objeto de este asunto.
El TGUE subraya que la EUIPO concluyó que no existía ningún vínculo entre las marcas en pugna tras llevar a cabo una apreciación global, y no basándose únicamente en la disparidad entre los productos.
Añade que el hecho de que los cacahuetes recubiertos de chocolate y los productos protegidos por la marca controvertida puedan venderse en los mismos establecimientos comerciales, como grandes almacenes o supermercados, no tiene especial importancia, ya que en esos puntos de venta se pueden encontrar productos de naturaleza muy diversa, sin que ello signifique que los consumidores les atribuyan automáticamente el mismo origen.
En este sentido, cita la sentencia de 9 de septiembre de 2020, Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday), asunto T-50/19.
Además, el Tribunal considera que Chocolates Lacasa no ha demostrado que su marca anterior gozara de un “gran” renombre, ni que éste se ampliara al público de la marca de Esquitino Madrid. Es decir, al de productos como las preparaciones para limpieza o el dentífrico, la bisutería y la relojería, o las maletas o los paraguas, ni que las supuestas “cualidades positivas adquiridas” respecto a los cacahuetes recubiertos de chocolate pudieran transferirse a dichos productos.
Por lo tanto, según los magistrados, Chocolates Lacasa no ha demostrado que la EUIPO se equivocara al determinar que el público de referencia no establecería ningún vínculo entre las marcas en pugna.
“El uso de la marca solicitada no puede dar lugar a un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, ni causar perjuicio a estos”
El Tribunal, con sede en Luxemburgo, sostiene que a falta de un vínculo entre estas, el uso de la marca del empresario ilicitano no puede dar lugar a un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior de Chocolates Lacasa, ni causar perjuicio a éstos.
El Tribunal General examina, asimismo, esta posibilidad, y concluye que, al no gozar la marca anterior de un renombre “excepcional”, no puede llegarse a la conclusión de que hay un elevado riesgo de que la marca de Mariano Esquitino se aproveche indebidamente del renombre de la marca anterior Conguitos respecto de productos que no presentan ningún vínculo con los cacahuetes recubiertos de chocolate, producto respecto del cual la marca anterior goza de renombre.
El TGUE estima que Chocolates Lacasa no ha presentado ninguna explicación ni ningún argumento convincente que indique de qué manera éste se habría aprovechado indebidamente del renombre de la marca anterior.
“Chocolates Lacasa no ha presentado ninguna explicación ni argumento convincentes que indiquen de qué manera Esquitino Madrid se habría aprovechado indebidamente del renombre de la marca anterior”
Chocolates Lacasa también aducía que este empresario obró de mala fe, puesto que conociendo la marca Conguitos de Lacasa había registrado la marca Conguitos para identificar prendas de vestir y calzado.
En este sentido, aseguró que este empresario ha estado comercializando desde esa época calzado para niños y prendas de vestir para el público infantil y joven, precisamente la clientela a la que se dirige la marca anterior de Chocolates Lacasa.
Al respecto, el TGUE considera que la empresa chocolatera se limita a afirmar una supuesta intención desleal, sin aportar elementos de prueba.
Los magistrados señalan que aunque Lacasa afirma que los anuncios de su marca anterior eran míticos cuando Esquitino Madrid presentó su primera solicitud en los años 90, queel término “Conguitos” no existía antes de que ella lo creara y que la ropa y el calzado al que se referían las solicitudes de este empresario estaban destinados exclusivamente a los niños, no aporta, en cualquier caso, ninguna prueba de sus alegaciones.
Dado que Chocolates Lacasa aduce, esencialmente, que la mala fe de este empresario resulta del hecho de haber obtenido un aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior Conguitos, el TGUE reitera que no se ha presentado ninguna explicación ni ningún argumento convincentes que indiquen de qué manera Mariano Esquitino Madrid se habría aprovechado indebidamente de ese renombre, ligado a los cacahuetes recubiertos de chocolate, en relación con los productos protegidos por su marca.
“La buena fe de la persona que solicita el registro de una marca debe presumirse hasta que se demuestre lo contrario”
Una vez que la buena fe de la persona que solicita el registro de una marca debe presumirse hasta que se demuestre lo contrario, el TGUE señala, al igual que la EUIPO, que la solicitud de registro de la marca de este empresario de Elche podía responder a una intención legítima de ampliar a los productos indicados la protección ya obtenida para marcas anteriores respecto de prendas de vestir y calzado, y que esta solicitud seguía así una lógica comercial.
La resolución todavía no es firme. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
«La resolución del TGUE nos parece técnicamente intachable y, por tanto, difícil de revocar en un eventual recurso de casación», sentencia el abogado Fernando Ortega.
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