La Ley de Marcas
El capítulo III del Título V de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), se ocupa de las acciones, civiles y penales, por violación del derecho de marca. Así, el titular de una marca registrada podrá ejercitarlas ante los órganos jurisdiccionales contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible (art. 40).
En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil (art. 41.1):
a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación.
La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no solo las pérdidas sufridas, sino, también, las ganancias, dejadas de obtener por el titular del registro de la marca, causa de la violación de su derecho. Igualmente, la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado (artículo 43.2):
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
b) Una cantidad a tanto alzado y, en “el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico”.
El titular de la marca, cuya violación hubiera sido declarada judicialmente, tendrá, sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, salvo prueba de daños o perjuicios superiores (artículo 43.5).
Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización coercitiva, de cuantía determinada, no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia (artículo 44).
Los derechos morales
Tal y como podemos comprobar el daño moral indemnizable como consecuencia de una infracción de derechos de marca presupone, como consecuencia directa, la existencia de un perjuicio, entendible como una intromisión ilegítima que debe ser resarcida. Este daño está relacionado con aspectos intangibles, como la reputación, el honor o el reconocimiento del autor o titular. A diferencia del daño emergente (pérdidas económicas directas) o el lucro cesante (beneficios no percibidos), el daño moral no se mide en términos financieros, sino en el impacto emocional, reputacional o personal derivado de la infracción y, al contrario de los dos primeros, no requiere acreditar la existencia de un perjuicio económico.
Y es que esta última causa daños, pues afecta al prestigio profesional de una empresa o persona. Se refiere a las consecuencias negativas no patrimoniales, como el dolor, la angustia o la afectación a la reputación, sufridas por dicha vulneración. El daño al prestigio profesional se relaciona con la pérdida de valor de la marca y la disminución de la confianza del público en los servicios asociados a ella. Sirva como ejemplo la utilización ilegal de los apellidos de una persona física, amparados por una marca registrada para el desarrollo de su actividad.
La finalidad de indemnizar por este concepto surge de la necesidad de resarcir a la víctima de una situación de aflicción, desasosiego o zozobra causada por la vulneración de los derechos de la marca. Por ello, el artículo 41.2.b) de la LM nos dice, como hemos expuesto, que en “el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico”.
De tal manera que la LM discrimina dos tipos de indemnizaciones por vulneración del derecho de marca del titular:
a) Aquellas indemnizaciones que, con fundamento en el daño emergente o lucro cesante ocasionado, se rigen por el principio de la carga de la prueba recogido en el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y que, por tanto, solo serán impuestas en aquellos casos en los que el perjudicado haya acreditado haber sufrido algún tipo de daño económicamente evaluable, el cual deberá cuantificar debidamente.
b) Las indemnizaciones que, con fundamento en el daño moral, basta la estimación de la violación del derecho de marca para su imposición, sin necesidad de práctica de prueba alguna encaminada a la acreditación de un perjuicio económicamente evaluable, ya sea daño emergente o lucro cesante, y que la LM fija en el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor y una indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.
En el primer caso el importe de la indemnización sería el resultado de la práctica probatoria desplegada por el actor en aras a acreditar la cuantía del daño emergente o el lucro cesante sufridos, mientras que, en el segundo, su importe viene determinado por el propio texto legal.
De esta cuestión se ocupa la STS 13 de julio de 2023 [Sala Segunda, rec. cas. 5315/2021(FJ 2º)]. Partiendo de la Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, sobre armonización de las legislaciones de los Estados en materia de marcas, identifica, con claridad, el daño que se identifica como indemnizable:
“La lesión del derecho de marca, además de buscar una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esta con valor patrimonial, compromete, también, los elementos de confianza que con la misma se pretenden transmitir a los consumidores” (Vid. SSTJUE, C-487/07, de 18 de junio de 2009, caso L’Oreal y C-236-08, C-238/08, casos Google-Louis Vuitton, de 23 de marzo de 2010).
Por ello, se ha de indemnizar “el daño moral causado por la infracción al titular del derecho» (STJUE de 17 de marzo de 2016, C-99/15, caso Liffers y otros). En definitiva, “un daño reputacional de naturaleza moral”.
Las indemnizaciones percibidas en el IRPF
Por su parte, el art. 7.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), establece que estarán exentas del tributo: “Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida”, comprendiendo, dentro de estos daños, los morales.
Por tanto, en estos casos cabe concluir que el importe que corresponda a las indemnizaciones del daño moral causado –la mínima del 1 por 100 y la coercitiva en caso de incumplimiento de la Sentencia- se encuentran amparadas por la exención del artículo 7.d) de la LIRPF, pues responde a daños morales de naturaleza personal y no a daños materiales, habiéndose establecido su cuantía por Sentencia judicial, identificándose con el concepto de renta exenta que se recoge en dicho precepto.
Sin embargo y en ocasiones, los pronunciamientos judiciales no califican estas indemnizaciones como daños morales, pese a que el titular de la marca no haya justificado perjuicio económico alguno, lo cual plantea problemas de cara a una comprobación administrativa.
Hemos de tener presente que, en materia de prueba, se reitera la norma común a todo el Derecho privado: quien afirma un hecho que le favorece, debe probarlo (art. 105.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
En definitiva, la Administración ha de probar la realización del hecho imponible, mientras que el obligado tributario tiene que hacer lo propio con la existencia de supuestos de no sujeción, exenciones o bonificaciones y, en general, de cualquier elemento que minore la deuda tributaria.
Por tanto, aplicado a nuestro caso, se hace necesario, salvo que la Sentencia califique expresamente los daños como morales o a esta conclusión llegue la Dirección General de Tributos, vía contestación a consulta vinculante, un importante esfuerzo probatorio por parte de los contribuyentes, centrado en los Autos que finalizaron en la Sentencia.
