Tiene derecho a percibir una indemnización equivalente al 1% de la cifra de negocio del infractor.
Mercedes-Benz gana el litigio contra Grupo Mercedes Sotogrande por el uso ilícito de la marca alemana
ASESORADO POR ELZABURU
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17/7/2021 06:48
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Actualizado: 17/7/2021 06:48
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El Juzgado de Marcas de la Unión Europea, en la sentencia 101/2021, de 9 de julio, que no es firme, declara que el uso de la marca Mercedes-Benz por el Grupo Mercedes Sotogrande constituye una infracción de los derechos de marca de la mercantil Daimler AG y condena a la mercantil a cesar en el uso de los distintivos y a indemnizar a la demandante.
El establecimiento de compraventa de vehículos contra el que se dirigió la demanda usaba el distintivo Grupo Mercedes Sotogrande con el emblema de la estrella de tres puntas, y en su publicidad utilizaba un gráfico con las letras GMS idénticas al distintivo AMG de Daimler.
La demandante alegó que los términos Grupo Mercedes Sotogrande y el uso de esos distintivos transmiten un mensaje engañoso de que el establecimiento es un concesionario autorizado por el fabricante Mercedes-Benz, cuando no es así.
En un procedimiento similar, se condenó recientemente al establecimiento Mercedes Costa Sol a cesar en la utilización de las marcas de Daimler y a eliminar de su denominación el término ‘Mercedes’ por no estar autorizados por la empresa alemana.
La sentencia que se ha conocido ahora constata el carácter renombrado de las marcas Mercedes-Benz y la estrella de tres puntas, y considera que las demandadas se están aprovechando indebidamente de ese renombre (parasitismo o ‘free riding’), al mismo tiempo que con su conducta están diluyendo la imagen de prestigio y calidad de las marcas.
Aplica, por tanto, la protección otorgada a las marcas renombradas por el artículo 9.2 c) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.
La Ley de Marcas española reconoce a los titulares de registros de marca el derecho a percibir una indemnización equivalente al 1% de la cifra de negocio realizada por el infractor con los servicios o productos marcados ilícitamente cuando se declare judicialmente la existencia de infracción.
Las demandadas declararon una cifra de negocio de 2.057 millones de euros entre 2015 y 2018, por lo que Daimler solicitaba en su demanda 20.571 euros en concepto de daños y perjuicios que el juez ha aceptado a conceder
Carlos Morán, socio de Elzaburu.
Según Carlos Morán, abogado de Elzaburu que ha defendido los intereses de Daimler AG, “esta sentencia aborda la problemática de los establecimientos de venta de automóviles y talleres de reparación que utilizan marcas de un fabricante sin formar parte de su red oficial».
“Aunque el uso de la marca de un tercero es lícito cuando se emplea exclusivamente para indicar el destino de un producto o servicio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en su sentencia de 23 de febrero de 1999 (asunto C-63/1997, caso BMW) que, en estos supuestos, constituye una infracción de la marca del fabricante su uso de tal forma que pueda dar la impresión al consumidor de que el establecimiento pertenece a la red de distribución oficial o de que existe una relación especial con ese fabricante”.
“Los tribunales españoles han aplicado esta doctrina de forma reiterada en este tipo de casos. En ese sentido, la presente sentencia es un ejemplo más de la protección que se otorga a los titulares de las marcas de automóviles en estas situaciones.”
Monitorización de la marca
Despachos como Elzaburu ofrecen a muchas empresas la monitorización de su marca en distintos escenarios para comprobar que no hay un uso ilícito de terceros de la misma. En este caso fue Mercedes Benz quien contacto con Elzaburu para que desde esta área de litigación del despacho se procediera a frenar este uso ilegal de la marca.
Morán aclara que a este vendedor de la zona sur de Sotogtrande venían siguiéndole la pista, “primero intentamos la reclamación extrajudicial, paso previo para buscar un acuerdo y evitar la vía judicial. Sin embargo, en este caso no avinieron a razones con lo cual interpusimos la demanda en diciembre del 2019 en los juzgados de marcas de la UE en Alicante, que es el lugar que fija la ley para estos asuntos”.
Esta acción forma parte de una campaña de la propia Mercedes Benz y otros fabricantes para reclamar a establecimientos que se presentan como distribuidores oficiales o concesionarios cuando no lo son. “De hecho, con una empresa de Marbella ganamos otro asunto parecido hace meses”.
El fallo de la sentencia declara que el uso por las demandadas de la marca Mercedes-Benz, de la estrella de las tres puntas y del signo gráfico GMS constituye una infracción de los derechos de marca de la mercantil Daimler AG.
Por ello, las condena a cesar en el uso de esos distintivos y a retirar del mercado todos los carteles, rótulos y documentos en que aparezcan los mismos, incluyendo internet, a modificar la denominación social para eliminar el término Mercedes y a indemnizar a la demandante con el 1% de la cifra de negocios obtenida con los productos ilícitamente marcados.
Ordena, además, la cancelación del nombre de dominio mercedes-sotogrande.com y de las cuentas en Facebook e Instagram del Grupo Mercedes Sotogrande, y condena a las demandadas al pago de las costas procesales. La sentencia no es firme, puede ser recurrida en apelación.
La infracción de marca, la clave
En cuanto a la argumentación de la sentencia explica que “la propia estimación de la demanda en la sentencia es relevante. Se señala que el uso de marca de fabricantes en talleres y concesionarios no es ilícita por si misma. Lo que ocurre es que cuando ese uso se hace de tal manera que da la impresión que al consumidor que es un consumidor oficial, si hay infracción de marca”.
Ahora la parte demandada tiene veinte días desde la notificación del fallo para apelar la sentencia, “en primera instancia son los juzgados de lo mercantil, que hay tres en Alicante, han sido designados por España como juzgados de marca de la Unión Europea. Son los únicos con competencia objetiva para conocer los temas de infracción de marcas de la propia UE”.
Dicho esto, este experto indica que “la segunda instancia es la Audiencia Provincial de Alicante, en concreto la Sección Octava, como tribunal español de marca de la UE. Ese plazo de veinte días hábiles, en este caso como agosto es inhábil para los tribunales civiles, el plazo acaba en septiembre. De todas formas, veremos si recurren ante una sentencia tan sólidamente argumentada”.
Para este avezado jurista, curtido en mil batallas judiciales, el quid de la cuestión de este tipo de asuntos está en probar que hay una infracción de marca palpable.
De hecho en la vista previa, desde Elzaburu se aportó material gráfico y fotografías de la fachada, interior, de su publicidad, así como de su web y cuenta en redes sociales para demostrar que había dicha infracción de marca.
Carlos Morán explica que “la llamada infracción de marca está a la orden del día. Es algo muy recurrente y se produce prácticamente en todos los sectores de la actividad económica en estos momentos”.
A su juicio, “este es un supuesto típico que afecta a los diferentes fabricantes del sector de automóviles con estos falsos concesionarios o talleres que se da con bastante frecuencia. También el sector textil es proclive a que se detecten infracciones marca, con productos casi idénticos”.
Para este jurista, “la diferencia entre la infracción de marca y la piratería es clara. La primera se persigue por vía civil mientras que la piratería tiene un componente penal claro a nivel de reclamación judicial. Se ve en las falsificaciones de marcas de ropa o productos de lujo”.
Cree que habrá más casos relacionados con Mercedes Benz y su uso de la marca que tendrá que atender desde su firma jurídica Elzaburu, “pese a que este tipo de fallos judiciales pueden tener un efecto disuasorio estamos convencidos que tendremos que estar presente en otros conflictos que surjan en el futuro de esta índole”.
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